特許：【容易想到性】「事実認定」：（知財高裁平成２３年４月１８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１８５号審決取消請求事件（特許））

特許：【容易想到性】「事実認定」：（知財高裁平成２３年４月１８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１８５号審決取消請求事件（特許））

（知財高裁平成２３年４月１８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１８５号審決取消請求事件（特許））


平成22(行ケ)10185　審決取消　特許権　行政訴訟
平成23年04月18日　知的財産高等裁判所　

第２ 事案の概要
１ 本件は，原告が名称を「オークションによる商品販売方法及び当該方法を実
現するコンピュータ」とする発明につき特許出願をしたところ，拒絶査定を受
けたので，これに対する不服の審判請求をしたが，特許庁から請求不成立の審
決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。
２ 争点は，原告が平成２２年２月１５日付けでなした手続補正後の請求項１に
係る発明（以下「本願発明」という。）が，下記引用例１ないし３に記載され
た発明及び周知技術から容易想到であったか，である。

イ 以上の記載によれば，従来，中古車販売業者が参加する中古車オークシ
ョンとしては，参加者が特定の会場に赴いて商品を直接確認した上で入札
を行う古典的な方法やインターネット等の通信ネットワークを介して遠
隔地から商品の情報の確認や入札を行うネットオークションによる方法
があり，その一方で，中古車販売業者のような「業者」ではなく「一般消
費者」が商品の出品や入札を直接行う一般消費者向けネットオークション
による商品販売方法があったところ，一般消費者向けネットオークション
では業者向けオークションが提供する品質保証機能が十分に提供されず
商品の本来の価格を大きく下回る入札価格でしか取引が成立しない可能
性があり，他方，業者向けオークションでは，流札となった場合に別のオ
ークションに出品する手間と時間がかかり，さらには，オークションを運
営する主催者にとって自らが主催するオークションのみで成約率を向上
させることが困難であるという課題があった。そこで本願発明は，これら
の課題を解決すべく，複数のオークションにより商品を効果的かつ効率的
に販売する方法及びそれを実現するコンピュータを提供しようとするも
のであり，そのために，通信ネットワークを介して端末と接続されたコン
ピュータが，出品者の端末から商品に関する情報や出品者の連絡先を含む
出品データを受け付けた後，これを「一般向け指定オークションの入札者」
に閲覧可能とするとともに出品取消連絡を受け付けるようにし，出品取消
連絡を受け付けなかった場合には，業者向けオークションに係る処理を行
い，業者向けオークションにおいて取引が成立しなかった場合には一般向
けオークションに係る処理を行うように構成したものである。



知的財産高等裁判所 第１部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

（知財高裁平成２３年４月１８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１８５号審決取消請求事件（特許））
http://chizaibengoshi.appspot.com/20110421100107.html

……………………………………………………
メインサイト（Sphinx利用），知財高裁のまとめ，MY facebook，弁護士・弁理士　岩原義則，知的財産法研究会，ITと法律研究会，弁護士・弁理士サービスのフェイスブック活用研究会

特許：【容易想到性】（進歩性）「事実認定」：（知財高裁平成２３年４月１８日判決（平成２２年（行ケ）第１０２６２号審決取消請求事件（特許）））

* 特許：【容易想到性】（進歩性）「事実認定」：（知財高裁平成２３年４月１８日判決（平成２２年（行ケ）第１０２６２号審決取消請求事件（特許）））

（知財高裁平成２３年４月１８日判決（平成２２年（行ケ）第１０２６２号審決取消請求事件（特許）））

平成22(行ケ)10262　審決取消　特許権　行政訴訟
平成23年04月18日　知的財産高等裁判所　

第２ 事案の概要
１ 本件は，被告が権利者であり発明の名称を「袋による包装方法」とする特許
第３９０８８９７号（ただし，平成２０年３月２７日訂正審決後のもの。請求
項の数７。本件特許）につき，原告がその請求項１ないし６につき無効審判請
求をしたところ，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，これに不服の原
告がその取消しを求めた事案である。
２ 争点は，上記訂正後の請求項１ないし６に係る発明（以下「本件発明１」等
といい，全体を「本件各発明」という。）が下記引用例との関係で進歩性を有
するか（特許法２９条２項），である。

(3) 本件発明１と甲３の１発明とを対比
前記(1) 及び(2) によれば，本件発明１と甲３の１発明とを対比すると，
両者は「包装品を充填した袋の開口端部を搬送ベルト上に横置きにして行う
包装方法であって，袋の開口を開かせる工程と，袋の開口端部を挟んでシー
ルする工程を含む，袋による包装方法。」という点で一致し，「本件発明１
は，袋の開口を開かせる工程の後であって，かつ，袋の開口端部を挟んでシ
ールする工程の前に，開口した袋内に２本の拡開口バーを挿入しそれを横に
広げて袋の開口を横に広げる工程を含むのに対して，甲３の１発明は，その
ような工程を含まない点」（相違点１）及び「本件発明１は，袋の開口を開
かせる工程の前に，袋の開口端部に上方からエアを吹き付けて袋の開口部を
搬送ベルトに対して偏平状態にさせる工程を含むのに対して，甲３の１発明
は，そのような工程を含まない点」（相違点２）で相違するとした審決の認
定に誤りはない。
原告は，上記相違点２に関する審決の判断に関し，甲３の１発明と甲２発
明との組合せ等について言及するので，以下これについて検討する。

（知財高裁平成２３年４月１８日判決（平成２２年（行ケ）第１０２６２号審決取消請求事件（特許）））
http://chizaibengoshi.appspot.com/20110420104909.html

……………………………………………………
メインサイト（Sphinx利用），知財高裁のまとめ，MY facebook，弁護士・弁理士　岩原義則，知的財産法研究会，ITと法律研究会，弁護士・弁理士サービスのフェイスブック活用研究会

特許：【訂正の可否，新たな技術事項の導入】（基準）（判断），【容易想到性】「事実認定」：（知財高裁平成２３年３月２３日判決（平成２２年（行ケ）第１０２３４号 審決取消請求事件（特許）））

目　次

• 特許：【訂正の可否，新たな技術事項の導入】（基準）（判断），【容易想到性】「事実認定」：（知財高裁平成２３年３月２３日判決（平成２２年（行ケ）第１０２３４号 審決取消請求事件（特許）））
  
  • 知的財産高等裁判所第１部「中野哲弘コート」
  • 本文へのリンク（html）
    
  • 【訂正の可否，新たな技術事項の導入】（基準）（判断），【容易想到性】「事実認定」
    
    • 判示
      
      • 第２ 事案の概要
      • ２ 争点は，
      • 第４ 当裁判所の判断
      • ２ 取消事由１（本件訂正の適否に関する判断の誤り）に対する判断
      • ３ 取消事由２（訂正後発明についての進歩性に関する判断の誤り）に対する判
    • 縮小版
      
      • 【訂正の可否，新たな技術事項の導入】（基準）（判断）
    • H230328現在のコメント

特許：【訂正の可否，新たな技術事項の導入】（基準）（判断），【容易想到性】「事実認定」：（知財高裁平成２３年３月２３日判決（平成２２年（行ケ）第１０２３４号 審決取消請求事件（特許）））

知的財産高等裁判所第１部「中野哲弘コート」

平成22(行ケ)10234　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟
平成23年03月23日　知的財産高等裁判所　

（知財高裁平成２３年３月２３日判決（平成２２年（行ケ）第１０２３４号 審決取消請求事件（特許）））

top

本文へのリンク（html）

↓ここから

（知財高裁平成２３年３月２３日判決（平成２２年（行ケ）第１０２３４号 審決取消請求事件（特許）））

top

【訂正の可否，新たな技術事項の導入】（基準）（判断），【容易想到性】「事実認定」

（知財高裁平成２３年３月２３日判決（平成２２年（行ケ）第１０２３４号 審決取消請求事件（特許）））

top

判示

第２ 事案の概要

１ 本件は，被告両名が権利者であり名称を「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」とする発明についての特許第４２０２８３８号（出願日 平成１５年６月２５日，登録日 平成２０年１０月１７日，請求項の数５。以下「本件特許」という。）の請求項１ないし５（以下「本件発明１」などといい，全体を「本件各発明」という。）に対し，原告が特許無効審判請求をし，被告らが平成２２年１月２２日付けで訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）をして対抗したところ，特許庁が，上記訂正請求を認めた上，請求不成立の審決をしたことから，これに不服の原告が取消しを求めた事案である。

top

２ 争点は，

①特許請求の範囲の減縮を理由とする本件訂正請求を認めたことが適法か，
②本件訂正後の請求項１ないし５記載の発明（以下「訂正後発明１」などという。）が下記引用例との関係で進歩性を有するか（特許法２９条２項），
である。

top

第４ 当裁判所の判断

１ 請求原因(1) （特許庁における手続の経緯），(2) （訂正前発明の内容），
(3) （本件訂正の内容），(4) （審決の内容）の各事実は，当事者間に争いが
ない。

• 
  38 -
  

２ 取消事由１（本件訂正の適否に関する判断の誤り）に対する判断

審決は，本件訂正は願書等に記載されている事項の範囲内の訂正であり，また，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないから適法であるとし，一方，原告はこれを争うので，以下検討する。

(1) 本件各発明の意義
ア 当初明細書（本件特許公報，甲１０）には，次の記載がある。
・ 特許請求の範囲としての【請求項１】ないし【請求項５】は前記第３，
１(2) のとおり。
・【発明の詳細な説明】
【発明の属する技術分野】
「本発明は，石膏廃材を焼成して無水石膏，特にⅡ型無水石膏を焼成す
る焼成システム及び無水石膏の製造方法に関する。」（段落【０００１】）

・【従来の技術】
「近年の石膏製品の需要の増加とともに，建築物の解体等に伴う石膏廃
材の発生量が増加している。特に，建築現場等で発生する廃石膏ボード
については，解体時の分別が困難であったり，リサイクル市場が不足し
ているため，そのほとんどが埋立処分されている。」（段落【０００２】）

・「廃石膏ボードを埋め立てる場合には，管理型の産業廃棄物最終処分場
で処分することとされている。そのため，処理コストの増大を招くとと
もに，最終処分場の涸渇化の問題があり，石膏廃材の有効利用が期待さ
れている。」（段落【０００３】）
・「そこで，本出願人は，ロータリーキルンを用い，炉内温度を焼点温度
５００～１２００℃及び窯尻温度３００～９５０℃に制御して石膏廃
材を焼成することにより，Ⅱ型無水石膏の含有量が８０重量％以上，半
水石膏とⅢ型無水石膏の合計含有量が１０重量％以下，ＣａＯの含有量
が１０重量％以下，及び全有機炭素量０．３重量％以下の無水石膏類を

• 
  39 -
  

製造する技術を提案した（特許文献１参照）。」（段落【０００４】）
・「また，石膏廃材の有効利用に関する技術ではないが，特許文献２は，
無孔の底，材料のための入口及び出口，並びに逆円錐形の容器の底に隣
接して開いた熱ガス用の少なくとも１個の下方に向かって延設された
管を有する容器を含む粒状材料熱処理装置において，底を管の近くの底
で材料を制限するように形成し，ここで管から出る熱ガスが材料を加熱
し，循環させるようにした装置，いわゆるコニカルケトル炉を用いて無
水石膏を生成することの可能性に言及している。」（段落【０００５】）

・【発明が解決しようとする課題】
「しかし，原料に石膏廃材を用いて無水石膏を製造する場合には，従来
のロータリーキルン等を用いて焼成すると，局所的に過剰に加熱される
部分が生じ，石膏廃材に高性能減水剤として混和されているナフタレン
スルホン酸基が分解されて硫黄酸化物が発生するおそれがあるという
問題があった。また，石膏自体も，１０００℃以上に加熱すると，石膏
が熱分解して大量に硫黄酸化物が発生するおそれがあるという問題が
あった。」（段落【０００７】）
・「さらに，ロータリーキルン，コニカルケトル炉等，使用する炉の種類
に関わらず，製品として得られるⅡ型無水石膏の純度を高く維持すると
ともに，燃費を低減することも要請されていた。」（段落【０００８】）

・「そこで，本発明は，上記従来の技術における問題点に鑑みてなされた
ものであって，硫黄酸化物の発生を大幅に抑制することができるととも
に，高純度のⅡ型無水石膏を得ることができ，燃費も低い無水石膏の製
造方法及び無水石膏焼成システムを提供することを目的とする。」（段
落【０００９】）
・【課題を解決するための手段】
「上記目的を達成するため，本発明は，無水石膏の製造方法であって，

• 
  40 -
  

内筒の内部で燃料を燃焼させて該内筒の下部の開口部から燃焼ガスを
噴出させ，前記内筒を囲繞し，下部が逆円錐状に形成された本体に石膏
廃材を供給し，該本体の内部で該石膏廃材を３３０℃以上８４０℃以下
に加熱しながら，前記燃焼ガスによって流動化させ，生じた無水石膏を
前記本体の内部から外部に排出することを特徴とする。」（段落【００
１０】）
・「本発明にかかる無水石膏の製造方法は，粉粒体を流動化状態として，
高温の燃焼ガスを接触させて加熱する間接加熱方式を採用し，粉粒体層
は完全混合状態となり，全体として略々均一な温度となり，局所的に過
剰に加熱されることはないため，原料としての石膏廃材粉末が，石膏自
体の分解温度（１０００℃以上）や，混和剤として含有されるナフタレ
ンスルホン酸基の分解温度（８５０℃以上）に加熱されることを避ける
ことができる。これによって，硫黄酸化物の発生を大幅に抑制すること
ができる。ここで，石膏廃材粉末による粉粒体層温度を３３０℃～８４
０℃に制御し，２０分以上の滞留時間を与えることで，硫黄酸化物をほ
とんど発生させずに，石膏廃材中の２水石膏を完全にⅡ型無水石膏化す
ることができる。」（段落【００１１】）
・「前記内筒及び本体を備える無水石膏焼成炉から排出される燃焼ガスを
集塵して捕集されるダストの７０質量％以上を，該無水石膏焼成炉に戻
すことが好ましい。これによって，Ⅱ型無水石膏純度の低い飛散ダスト
を製品に混入することがなくなり，製品Ⅱ型無水石膏の高純度（９５質
量％以上）が確保される。」（段落【００１２】）
・「前記集塵を２段階で行い，前段の集塵を集塵効率９０％以上のサイク
ロンで行うことが好適である。サイクロンで可能な限り高温でダストを
回収することにより，Ⅱ型無水石膏製造の熱量原単位を低減することが
できる。」（段落【００１３】）

• 
  41 -
  

・「また，前記前段の集塵を行うサイクロンを，前記無水石膏焼成炉の直
上に配置し，該サイクロンにて集塵したダストを輸送機を介さずに直接
該無水石膏焼成炉に戻すこともできる。これによって，集塵したダスト
を無水石膏焼成炉に戻す経路を最短とすることができ，熱量原単位をさ
らに低減することができる。」（段落【００１４】）
・「さらに，本発明は，無水石膏焼成システムであって，下部に開口部を
備えた内筒と，該内筒を囲繞し，下部が逆円錐状に形成された本体とを
備え，前記内筒の内部で燃料が燃焼するとともに，前記開口部より燃焼
ガスが噴出し，前記本体の内部に供給された石膏廃材が該本体の内部で
加熱されながら，前記燃焼ガスによって流動化し，前記本体の内部から
外部に無水石膏として排出される無水石膏焼成炉と，該無水石膏焼成炉
から排出される燃焼ガスが導入され，該燃焼ガスに含まれるダストを第
一段階で集塵する，該無水石膏焼成炉直上に配置されたサイクロンと，
該サイクロンの排気を第二段階で集塵する集塵機とを備え，該サイクロ
ン及び該集塵機で捕集したダストを該無水石膏焼成炉に戻す経路を有
することを特徴とする。これによって，上述のように，硫黄酸化物の発
生を大幅に抑制しながら，石膏廃材から高純度のⅡ型無水石膏を低燃費
で製造することができる。」（段落【００１５】）
・【発明の実施の形態】
・「次に，上記構成を有する無水石膏焼成システムの運転要領について，
図１乃至図３を参照しながら説明する。」（段落【００２８】）
＊【図１】（本件発明の無水石膏焼成システムの一実施の形態を示すフ
ローチャート）

• 
  42 -
  
  

＊【図３】（図１の無水石膏焼成システムの無水石膏焼成炉の断面図）

・「内筒１２の内部に燃焼用空気管１９を介して，ルーツブロワ７から燃
焼用空気Ａを，燃料供給管１１を介して燃料としての都市ガスＧを供給
する。都市ガスＧが内筒１２の内部で燃焼し，内筒１２の内部は，約１
２００℃に維持される。一方，ホッパ８，スクリューフィーダ９，スク

• 
  43 -
  

リューコンベア１０から，原料供給管１６を介して本体１３の内部に石
膏廃材Ｍが供給される。本体１３の内部は，通常，４６０℃程度に制御
されるが，石膏廃材または製品の種類に応じて３３０℃乃至８４０℃の
範囲で変化させることができる。」（段落【００２９】）
・「内筒１２の内部で都市ガスＧが燃焼して発生した燃焼ガスは，スリッ
ト１５から本体１３の最下部に噴出する。この噴出した燃焼ガスにより
石膏廃材Ｍが本体１３の下部３ａにおいて流動化し，燃焼ガスと熱交換
する。熱交換が完了すると，石膏廃材Ｍは，製品としての無水石膏Ｐに
変化し，エアーランス１４を介して導入されたコンプレッサ６からの圧
縮空気Ｃにより流動化され，開口部１３ｄから製品排出管２３を介して
系外に排出される。」（段落【００３０】）
・「まず，実施例１～３及び比較例１で用いる試験装置について，図５を
参照しながら説明する。この試験装置は，無水石膏焼成炉３１の本体３
３に燃焼用空気Ａを供給するためのルーツブロワ４１と，本体３３に石
膏廃材Ｍを供給するための原料ホッパ４２，スクリューフィーダ４３，
及びスクリューコンベア４４と，本体３３に圧縮空気Ｃを供給するコン
プレッサ４０と，本体３３からの燃焼ガス中のダストを集塵して集塵し
たダストＤを本体３３または製品ホッパ４５に戻すためのサイクロン
３５，バグフィルタ３６，及びスクリューコンベア３８，３９と，集塵
後の燃焼ガスを大気に放出するファン３７とを備える。」（段落【００
３３】）
＊【図５】（本件発明の無水石膏焼成システムの試験装置を示すフロー
チャート）

• 
  44 -
  
  

・「無水石膏焼成炉３１は，下部のコーン部分の有効容積が１．５ｍ3 で，
上部円筒部分の内径が１，８５０ｍｍの試験用焼成炉である。また，無
水石膏焼成炉３１からの排気経路に設けられたサイクロン３５は，集塵
効率が９３％であって，これによって排気ガスの第一段集塵を行い，さ
らにバグフィルタ３６にて第二段集塵を行った後，ファン３７を介して
排気ガスを大気に放出した。サイクロン３５及びバグフィルタ３６の捕
集ダストＤは，合流した後，所定の割合をスクリューコンベア３９を介
して無水石膏焼成炉３１に戻し，残部を製品に混入した。無水石膏焼成
炉３１の運転条件は，炉出口粉粒体温度が４６０℃，炉出口ガス温度が
４１０℃であり，時産０．７０ｔ－無水石膏／ｈを目標とした。」（段
落【００３４】）
・「次に，実施例４で用いる試験装置について説明する。この試験装置の
全体構成は，図１に示したシステムと同様であって，無水石膏焼成炉１
は，上述の図５に示した無水石膏焼成炉３１と同じものを用いた。無水
石膏焼成炉１の直上に集塵効率が９３％のサイクロン２を設け，炉排気

• 
  45 -
  
  

ガスの第一段集塵を行い，さらにバグフィルタ３にて第二段集塵を行っ
た後，ファン４を介して排気ガスを大気に放出した。サイクロン２の捕
集ダストＤは，輸送機を介さず直接無水石膏焼成炉３１に全量戻した。
また，バグフィルタ３の捕集ダストＤも，スクリューコンベア５を介し
て全量無水石膏焼成炉３１に戻した。無水石膏焼成炉１の運転条件は，
炉出口粉粒体温度が４６０℃，炉出口ガス温度が４１０℃であり，時産
０．７０ｔ－無水石膏／ｈを目標とした。」（段落【００３５】）
・【表２】（段落【００４１】）

・【発明の効果】
「以上説明したように，本発明にかかる無水石膏の製造方法及び無水石
膏焼成システムによれば，石膏廃材を焼成して無水石膏，特にⅡ型無水
石膏を焼成するにあたって，硫黄酸化物の発生を大幅に抑制することが
でき，高純度のⅡ型無水石膏を低燃費で焼成することができる。」（段
落【００４３】）
イ 上記記載によると，本件各発明は，石膏廃材を焼成して製造されるⅡ型
無水石膏の製造方法に関し，従来のロータリーキルン等を用いて焼成する
と局所的に過剰に加熱される部分が生じ，石膏廃材に高性能減水剤として
混和されているナフタレンスルホン酸基が分解されて硫黄酸化物が発生
したり，また，１０００℃以上に加熱すると，石膏自体も熱分解して大量

• 
  46 -
  

に硫黄酸化物が発生するおそれがあるという問題があったことに対し，硫
黄酸化物の発生を大幅に抑制することができるとともに，高純度のⅡ型無
水石膏を得ることができ，燃費も低い無水石膏の製造方法及び無水石膏焼
成システムを提供するために，内筒の内部で燃料を燃焼させて該内筒の下
部の開口部から燃焼ガスを噴出させ，前記内筒を囲繞し，下部が逆円錐状
に形成された本体に石膏廃材を供給し，該本体の内部で該石膏廃材を３３
０℃以上８４０℃以下に加熱しながら，前記燃焼ガスによって流動化さ
せ，生じた無水石膏を前記本体の内部から外部に排出するという間接加熱
方式を採用することによって，原料としての石膏廃材粉末が，石膏自体の
分解温度（１０００℃以上）やナフタレンスルホン酸基の分解温度（８５
０℃以上）に加熱されることを避けることができ，それによって，硫黄酸
化物の発生を大幅に抑制しながら，石膏廃材中の二水石膏を完全にⅡ型無
水石膏化することができる無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システ
ム，という発明であることが認められる。

top
(2) 本件訂正の内容
平成２２年１月２２日付けでなされた本件訂正は，訂正事項ａないしｄを
内容とするものであり，その内容は前記第３，１(3) のとおりである。
(3) 訂正事項ａの適否について
ア 訂正事項ａは，審決が認定するとおり，訂正事項(ⅰ)ないし(ⅵ)（審決
４頁１７～３２行）を含むものであるが，(ⅰ)，(ⅲ)，(ⅳ)及び(ⅵ)の訂
正については当事者間に争いがないので，訂正事項ａ(ii)の適否について
検討する。
イ(ｱ) 訂正事項ａ(ii)は，「『該本体の内部で該石膏廃材を３３０℃以上８
４０℃以下に加熱しながら』とあるのを，『該本体の内部で該石膏廃材
を，該本体出口における粉粒体温度が３３０℃以上５００℃以下になる
ように加熱しながら』に訂正する。」というものである。

• 
  47 -
  
  

top
当該訂正事項は，本体の内部での石膏廃材の加熱に関し，「該本体の
内部で該石膏廃材を３３０℃以上８４０℃以下に加熱」とあるのを「該
本体出口における粉粒体温度が３３０℃以上５００℃以下になるよう
に加熱」というように温度の測定位置と設定温度の範囲を限定するもの
であるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認められる。

(ｲ) ところで，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正は，
願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲
内においてしなければならず（特許法１３４条の２第５項，１２６条３
項），また，上記規定中，「願書に添附した明細書又は図面に記載した
事項の範囲内」とは，明細書又は図面のすべての記載を総合することに
より導かれる技術的事項であり，訂正が，このようにして導かれる技術
的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであると
きは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」におい
てするものということができるというべきである（なお，平成６年改正
前の特許法１７条２項にいう「明細書又は図面に記載した事項」に関す
る知財高裁平成１８年（行ケ）第１０５６３号平成２０年５月３０日特
別部判決参照）。そして，上記明細書又は図面のすべての記載を総合す
ることにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表
現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明であれば，特段の
事情がない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認めるの
が相当である。

(ｳ) そこで，訂正事項ａ(ii)が「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」
でなされたか否かについて検討する。

ａ まず，訂正前の「該本体の内部で該石膏廃材を３３０℃以上８４０
℃以下に加熱しながら」との事項は，本体内部における石膏廃材の加
熱温度を３３０℃以上８４０℃以下という範囲に数値を限定するも

• 
  48 -
  

のであるところ，上記当初明細書の記載（本件特許公報，甲１０）に
よれば，上記数値限定の意味は，原料としての石膏廃材粉末からⅡ型
無水石膏を生成するために必要とされる温度（３３０℃以上）を下限
とし，石膏自体の分解温度（１０００℃以上）や石膏廃材に混和剤と
して含有されるナフタレンスルホン酸基の分解温度（８５０℃以上）
に加熱されることを避けるための温度（８４０℃以下）を上限とする
ことによって，硫黄酸化物の発生を大幅に抑制するための数値限定で
あると認められる（段落【００１１】参照）。したがって，上記数値
限定事項は，本件各発明において，硫黄酸化物の発生を大幅に抑制す
るという効果を奏するために「明細書又は図面によって開示された技
術的事項」であると認められる。

そこで，このような技術的事項を，訂正事項ａ(ii)の「該本体の内
部で該石膏廃材を，該本体出口における粉粒体温度が３３０℃以上５
００℃以下になるように加熱しながら」と訂正することが，上記技術
的事項との関係において，「新たな技術的事項を導入しないものであ
る」と認められるか否かが問題となる。

ｂ ところで，本体内部の温度限定を「出口における粉粒体温度」と限
定することは，本体内部の温度限定を上位概念と捉えれば，当初明細
書等の実施例で記載されるとおり，本体内部に属する出口における粉
粒体温度に限定するものにすぎず，もともと当初明細書等の実施例に
おいては，【表２】において炉出口粉粒体温度で結果が表示されてい
るように，本体内部の温度の特定は炉出口における粉粒体温度でなさ
れていることを考慮すると，「出口における粉粒体温度」で限定する
ことは，当初明細書等の記載から自明である技術的事項と認められる
から，上記訂正をもって，「新たな技術的事項を導入しないもの」と
認めるのが相当である。

• 
  49 -
  

ｃ この点に関し，原告は，前記第３，１(5) ア(ｱ) ａのとおり，当初
明細書等には，炉の本体内部の温度が本体出口部の温度と実質的に同
じとする記載は一切ないことや当初明細書等の段落【００３０】の記
載を根拠に，石膏廃材の加熱温度を本体内部で規定することと，炉本
体出口の温度で規定することとは技術的な意味が異なると主張する。
しかし，当初明細書等に記載された実施例においては，炉出口粉粒
体温度が４６０℃になることを目標とした旨記載され（段落【００３
４】，【００３５】），当初明細書等の【表２】には，実施例におけ
る「炉出口粉粒体温度（℃）」が，「４６０℃」（実施例１），「４
７０℃」（実施例２），「４５０℃」（実施例３），「４７０℃」（実
施例４）であったことが記載されていることから，本件各発明を具体
的に実施する際には，炉出口（本体出口）での粉粒体温度によって設
定温度を特定して運転条件を調整しているものと認められ，訂正前の
「本体内部で・・・以下に加熱しながら」との記載も必ずしも炉出口
以外の本体内部における最高温度領域の温度を測定することに限定
していると解することはできないこと，当初明細書等に記載された実
施例の加熱炉の炉出口とは，例えば，図３の記載によれば，「３３ 本
体」から「２３ 製品排出管」に通じる「１３ｄ 開口部」として図
示された箇所に相当すると認められるところ，本件各発明において
は，その構造上当該箇所が「２３ 製品排出管」の中にあって外気に
直接さらされる所ではないこと，石膏廃材Ｍは，噴出した燃焼ガスに
より本体１３の下部３ａにおいて流動化し，燃焼ガスと熱交換し，熱
交換が完了すると製品としての無水石膏Ｐに変化し，エアーランス１
４を介して導入されたコンプレッサ６からの圧縮空気Ｃにより流動
化されて，開口部１３ｄから製品排出管２３を介して排出されること
（段落【００３０】）も考慮すれば，エアーランス１４を介して導入

• 
  50 -
  

されたコンプレッサ６からの圧縮空気Ｃによって，炉出口付近の石膏
廃材の温度が多少低くなることを考慮しても，本体出口において測定
される温度は，本体内部での加熱温度と実質的には変わらないとみる
ことが可能であるから，新たな技術的事項を導入したものとはいえ
ず，この点に関する原告の主張は採用することができない。

(ｴ) 次に「３３０℃以上５００℃以下になるように加熱しながら」と訂正
する点について検討する。
ａ 訂正事項ａ(ii)の「・・・該石膏廃材を，・・・粉粒体温度が３３
０℃以上５００℃以下になるように加熱しながら」という事項は，本
体内部での石膏廃材の加熱に関し，粉粒体温度を３３０℃以上５００
℃以下になるように数値範囲を限定するものであるから，訂正前の数
値限定の範囲の上限値を「８４０℃以下」から「５００℃以下」に変
更するものである。
ところで，上記「５００℃」という値は当初明細書等に明示的に表
現されているものではない。そこで，上記「５００℃」という値が，
当初明細書等に記載された事項から自明であるといえるかどうかが
問題となる。

しかし，「５００℃」という特定温度は，もともと訂正前の「３３
０℃以上８４０℃以下」の温度の範囲内にある温度であるから，上記
「５００℃」という温度が当初明細書等に明示的に表現されていない
としても，硫黄酸化物の発生抑制のための温度として分解温度以下で
ある以上他の温度と異なることはなく，実質的には記載されているに
等しいと認められること，当初明細書等に記載された実施例において
は，炉出口粉粒体温度が４６０℃になることを目標とした旨が記載さ
れ（段落【００３４】，【００３５】），当初明細書等の【表２】に
は，実施例における「炉出口粉粒体温度（℃）」が，「４６０℃」（実

• 
  51 -
  

施例１），「４７０℃」（実施例２），「４５０℃」（実施例３），
「４７０℃」（実施例４）であったことが記載されていることからす
れば，具体例の温度自体にも開示に幅があるといえること，したがっ
て，具体的に開示された数値に対して３０℃ないし５０℃高い数値で
ある近接した５００℃という温度を上限値として設定することも十
分に考えられること，また，訂正後の上限値である「５００℃」に臨
界的意義が存しないことは当事者間に争いがないのであるから，訂正
前の上限値である「８４０℃」よりも低い「５００℃」に訂正するこ
とは，それによって，新たな臨界的意義を持たせるものでないことは
もちろん，５００℃付近に設定することで新たな技術的意義を持たせ
るものでもないといえるから，「５００℃」という上限値は当初明細
書等に記載された事項から自明な事項であって，新たな技術的事項を
導入するものではないというべきである。

ｂ この点に関し，原告は，前記第３，１(5) ア(ｱ) ｂのとおり，当初
明細書等の記載によると，実施例１ないし４の炉出口粉粒体温度は目
標値である４６０℃を中心に，上下に１０℃の変動があることを示し
ているにすぎないにもかかわらず，審決の判断に基づくならば，炉出
口粉粒体温度を４６０℃を目標として本体炉内で加熱する場合，「５
００℃」という測定値は，目標温度に対し少なくとも上方に４０℃程
度変動することもあり得る解釈となること，本件各発明の無水石膏の
製造方法における石膏廃材を加熱焼成してⅡ型無水石膏が得られる
反応は発熱反応ではなく吸熱反応であり，外部から熱を加えて石膏廃
材を処理する場合，通常，運転目標値に対して実測温度が目標値を中
心に平均的に上下にばらつくか低くなる傾向を示すのであって，実測
温度が若干高くなることが多くなるという技術的根拠はないから，運
転目標値に対して実測温度が若干高くなることが多くなることを根

• 
  52 -
  

拠とした「５００℃」の訂正は，特許明細書等の記載事項に新たな技
術的事項を導入するものである旨主張する。

しかし，新たな技術的事項を導入しないものか否かを判断するに際
しては，「５００℃」という特定の温度が当初明細書等を総合した場
合に自明といえるか否かが問題となるのであって，本件各発明におい
ては，もともと「５００℃」という特定の温度には何ら技術的意義は
ないのであるから，「５００℃」という特定の温度が当初明細書等に
記載された実施例の目標温度や実測値と比較して多少高めの温度で
あったとしても，臨界的意義はもちろん技術的意義の面でも実質的な
差はない当初明細書等の「３３０℃以上８４０℃以下」という数値の
範囲内である限り，「５００℃」の訂正は，特許明細書等の記載事項
に新たな技術的事項を導入するものとはいえないというべきであり，
この点に関する原告の主張は採用することができない。

(ｵ) 小括
以上のとおり，訂正事項ａ(ii)は，当初明細書等に記載した事項の範
囲内であって，かつ，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するもの
と認めることはできない。

ウ 訂正事項ａ（ⅴ）は，請求項５において上記訂正事項ａ(ii)と同様の訂
正をするものである。
したがって，訂正事項ａ(ii)と同様の理由により，訂正事項ａ（ⅴ）は，
請求の範囲を減縮するものであり，当初明細書等に記載した事項の範囲内
の訂正であって，かつ，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するもの
とは認められない。
(4) 訂正事項ｂの適否について
訂正事項ｂは，当初明細書等の段落【００１０】において本件訂正事項ａ
と同様の訂正をするものである。

• 
  53 -
  したがって，訂正事項ｂは，訂正事項ａと同様の理由により，当初明細書
  

等に記載した事項の範囲内の訂正であって，かつ，実質上特許請求の範囲を
拡張し又は変更するものと認めることはできない。

(5) 訂正事項ｃの適否について
訂正事項ｃは，当初明細書等の段落【００１１】において訂正事項ａと同
様の訂正をするものである。
したがって，訂正事項ｃは，訂正事項ａと同様の理由により，当初明細書
等に記載した事項の範囲内の訂正であって，かつ，実質上特許請求の範囲を
拡張し又は変更するものと認めることはできない。
(6) 訂正事項ｄの適否について
訂正事項ｄは，当初明細書等の段落【００１５】において訂正事項ａと同
様の訂正をするものである。
したがって，訂正事項ｄは，訂正事項ａと同様の理由により，当初明細書
等に記載した事項の範囲内の訂正であって，かつ，実質上特許請求の範囲を
拡張し又は変更するものと認めることはできない。
(7) まとめ
以上のとおり，訂正事項ａないしｄの訂正はいずれも適法であって，同旨
の審決の判断に誤りはない。

top

３ 取消事由２（訂正後発明についての進歩性に関する判断の誤り）に対する判

断
(1) 訂正後発明１について
ア(ｱ) 甲１発明の意義
ａ 甲１（特公昭６０－９８５２号公報）には，次の記載がある。
・「特許請求の範囲
１ 粉末化されたあるいは粒状の石膏，または他の粒状材料を熱処
理するための装置であって，使用に際しての前記材料により接触さ

• 
  54 -
  

れる無孔底を有する容器，熱処理されるべき前記材料のための入
口，熱処理された材料のための出口，および少なくとも一本の下方
に延びて熱ガスを通すようになされて前記底に隣接して容器の内
側に開口した加熱管を具備し，前記容器は前記出口によって決まる
材料の高さでの容器の横断面積よりも小さな面積の底を提供すべ
く少なくとも使用中の材料で占められる区域の側壁が傾斜せしめ
られており，前記容器の前記底は前記底における粒状材料を前記開
口の近傍に制限すべく前記加熱管の前記開口に関して形状づけら
れ，寸法づけられかつ配置されておりそして前記容器の前記底は前
記加熱管の前記開口の底端より下に設けられた少なくとも一個の
内部突起を有し，しかして，操作中前記加熱管の下方部分から出る
熱ガスが熱処理された材料の堆積を阻止すべく前記底を横切って
連続的に前記材料を掃引するようになしたことを特徴とする粉末
化されたあるいは粒状の石膏，または他の粒状材料を熱処理するた
めの装置。
２ ＜略＞
３ 使用中の材料によって占められる容器の前記区域は逆円錐形
であり，かかる容器の垂直軸線に実質的に沿って前記加熱管が配置
されている特許請求の範囲第１項または第２項に記載の粉末化さ
れたあるいは粒状の石膏，または他の粒状材料を熱処理するための
装置。４ 前記加熱管はその下方部分の側壁に付加的に複数のガス
分配孔を有する特許請求の範囲第１項から第３項のいずれか一項
に記載の粉末化されたあるいは粒状の石膏，または他の粒状材料を
熱処理するための装置。
５ 前記加熱管は上方部分で燃料供給源および酸素含有ガス源に
接続されうるものであり，かつ前記加熱管は燃料バーナーを含む特

• 
  55 -
  

許請求の範囲第１項から第４項のいずれか一項に記載の粉末化さ
れたあるいは粒状の石膏，または他の粒状材料を熱処理するための
装置。」
・【発明の詳細な説明】
・「本発明は粒状材料特に鉱物を熱処理するための，特に石膏（水和
硫酸カルシウム）を煆焼するための装置に関する。」（第３欄２２
～２４行）
・「本発明によれば，使用中容器含有物によって接触せしめられる無
孔底および熱処理される材料の入口，熱処理された材料の出口，お
よび底に隣接して容器の内面に向いて開いた，熱ガスの通路のため
に設けられた少なくとも一つの下方に向って延びた加熱管を有す
る容器からなる粒状材料を熱処理するための装置を提供し，この容
器の底は管開口近くで底で材料を制限させるように形作り，これに
よって使用中加熱管の下方部分から出る熱ガスは，底で材料を加熱
と同時に循環させ，これによって容器の内容物全部を実質的に攪拌
し加熱するようにする。」（第４欄１８～２９行）
・「容器を連続式で運転するとき，材料例えば硫酸カルシウム二水和
物のためのバルブ付入口を設け，熱処理された材料のためのバルブ
付出口または溢流装置を設けるのが好ましい。容器への材料の供給
または容器からの材料の放出を制御するため，適切な任意の方法を
使用できる。」（第７欄４～９行）
・「本発明の装置中での処理材料の流動化は，それが主として流入ガ
スによるにしろあるいは放出された蒸気による自己流動化による
にしろ，内容物の急速かつ効率的な混合に寄与し，熱伝達に寄与す
る，そしてまた連続運転中生成物の放出さえも容易にする。この使
用のために容器には機械的攪拌機を備える必要はない。」（第７欄

• 
  56 -
  
  

３４～４０行）
・「主として有効煆焼温度を制御することによってこの装置で半水プ
ラスターおよび無水プラスターまたはその混合物の製造を行うこ
とができる。例えば処理すべき硫酸カルシウムの温度を約１４０～
１７０℃に保つならば，硫酸カルシウム二水和物からの主たる煆焼
生成物は半水石膏である，十方（判決注：「一方」の誤記と認めら
れる。）更に高い温度，約３５０℃以上の温度では主生成物は無水
硫酸カルシウムである。」（第８欄１４～２１行）
・「燃料ガス例えば天然ガスはパイプ１６を介して，容器中の材料の
高さ１０に近い所で管６内に配置したノズル混合形のガスバーナ
ー１７に供給する。空気はファン１９から空気パイプ１８を通って
このバーナーに別々に供給する。ノズル混合バーナー１７を通る燃
料／空気混合物はスパーク針２０で点火され，燃焼による熱いガス
状生成物は管中を下方に向って通過し，その開放端１３および孔１
４を通って出る。」（第９欄２７～３５行）
・ 第１図（本発明による円錐煆焼容器の略図）

• 
  57 -
  

ｂ 上記記載によると，甲１発明は，石膏を煆焼するための装置に関し，
主として有効煆焼温度を制御することによってこの装置で半水プラ
スター及び無水プラスター又はその混合物の製造を行うために，加熱
管内に配置した燃料バーナーを通る燃料／空気混合物に点火し，該加
熱管の下方部分の開口及びガス分配孔から燃焼による熱ガスを出し，
該加熱管は容器の垂直軸線に実質的に沿って配置された少なくとも
一本の下方に延びて熱ガスを通すようになされて容器の底に隣接し
て容器の内側に開口したものであり，該容器は熱処理された材料のた
めの出口によって決まる材料の高さでの容器の横断面積よりも小さ
な面積の底を提供すべく，少なくとも使用中の材料で占められる区域
が逆円錐形であり，該容器へ熱処理されるべき材料としての石膏を供
給し，前記石膏を約３５０℃以上の温度に保つように，加熱管の下方
部分から出る熱ガスで容器の底で加熱と同時に循環させて前記石膏
の流動化を起こさせ，前記熱処理された材料として生じた無水石膏を
容器の内部から外部に排出する無水石膏の製造方法という発明であ
ると認められる。
(ｲ) 甲２発明の意義
ａ 甲２（特開２００２－８６１２６号公開公報）には，次の記載があ
る。
・「【特許請求の範囲】
【請求項１】 セメントクリンカ焼成用のサスペンションプレヒー
タに石膏ボード廃材を給養し，下部から４００～８５０℃の熱風を
吹き込むことにより，石膏ボード廃材の石膏と石膏に付着している
紙とを同時に焼成する方法。」
・【発明の詳細な説明】
・【発明の属する技術分野】

• 
  58 -
  「本発明は，石膏ボード廃材の焼成方法に関するものである。」（段
  

落【０００１】）
・【従来の技術】
「石膏ボード廃材は，石膏ボードおよびセメント原料への再利用が
期待されているが，ボード表面をおおう質量比７～１０%の紙の混
入が問題となる。この紙の混入を防ぐ手段として，石膏ボード廃材
の紙と石膏を機械的に分離し，石膏を回収する方法および石膏ボー
ド廃材を焼成して石膏を回収する方法がある。」（段落【０００３】）

・「前者の方法で回収した二水石膏は，セメント用の二水石膏として
使用した場合，セメントの強度低下および凝結時間が遅延し，分離
した紙の処分が問題となる。後者は，通常の手段で焼成すると，石
膏の分解によるＳＯｘの発生と，紙の燃焼によるＳＯｘの発生が問
題となる。」（段落【０００４】）
・【発明が解決しようとする課題】
「石膏ボード廃材から石膏を回収するために，石膏ボード廃材に含
まれる紙を除去する手段として，焼成による方法が考えられるが，
ロータリーキルンとグレードクーラの組合せでは，石膏微粉の存在
のため温度コントロールが難しく，石膏の分解が起こらない温度ま
で加熱し，紙を完全燃焼させることは困難である。したがって，本
発明の目的は，石膏ボード廃材からリサイクル石膏を得る方法を提
供することである。」（段落【０００５】）
・【課題を解決するための手段】
「上述した本発明の目的は，セメントクリンカ焼成用のサスペンシ
ョンプレヒータに石膏ボード廃材を給養し，下部から４００～８５
０℃の熱風を吹き込むことにより，石膏ボード廃材の石膏と石膏に
付着している紙とを同時に焼成し，焼成された石膏をロータリーキ

• 
  59 -
  

ルンで冷却することにより達成される。」（段落【０００６】）
・【発明実施の形態】
「石膏ボード廃材に含まれる紙を完全燃焼させるために必要な温度
は，紙の形態，粒度および燃焼時間によって異なるが，４００～７
００℃の範囲であり，紙の耐火度が低い程，粒度の細かい程，燃焼
時間が長い程，低温で完全燃焼させることができる。」（段落【０
００８】）
・「一方，加熱による石膏の分解は，約９５０℃から起こることが知
られており，石膏ボード廃材を石膏の分解が起こらない温度まで加
熱し，紙を完全に焼成するためには，石膏ボード廃材焼成時の温度
を４００～８５０℃の範囲に維持する必要がある。」（段落【００
０９】）
・「本発明における石膏ボード廃材の焼成方法は，ロータリーキルン
以外の熱風源において発生させた４００～８５０℃の熱風をサス
ペンションプレヒータ下部に導入し，石膏ボード廃材をサスペンシ
ョンプレヒータに給養することにより，紙を完全に燃焼させると共
に，石膏の分解によるＳＯｘの発生を抑制し，かつロータリーキル
ンにおいて回収物の冷却を行うものである。」（段落【００１０】）
・「実施例および比較例の焼成品を粉末Ｘ線回折で確認したところ，
実施例１～３および比較例１，３の石膏の形態は，全て無水石膏で
あり，比較例２については，その殆どが無水石膏であったが，極微
量の半水石膏も含まれていた。焼成品の粉末Ｘ線回折の結果より，
上記表１における焼成品の強熱減量は，未燃焼の紙分の炭化に伴う
ものであると考えられ，強熱減量の値は，焼成品に含まれる不完全
燃焼の紙の割合を知る目安になるものと考えられる。」（段落【０
０１８】）

• 
  60 -
  

ｂ 上記記載によると，甲２発明は，石膏ボード廃材からリサイクル石
膏を得る方法として，石膏を通常の手段で焼成すると石膏の分解によ
るＳＯｘが発生するため，石膏ボード廃材を石膏の分解が起こらない
温度まで加熱し，紙を完全に焼成するためには，石膏ボード廃材焼成
時の温度を４００ないし８５０℃の範囲に維持する必要があるとの
認識の下，その解決手段として，セメントクリンカ焼成用のサスペン
ションプレヒータに石膏ボード廃材を給養し，下部から４００ないし
８５０℃の熱風を吹き込むことにより，石膏ボード廃材の石膏と石膏
に付着している紙とを同時に焼成し，その結果，無水石膏を得ること
ができるという発明であることが認められる。
(ｳ) 甲５発明の意義
ａ 甲５（特開平１０－２３０２４２号公開公報）には，次の記載があ
る。
・【特許請求の範囲】
「【請求項１】 石膏ボード用原紙が付着している石膏ボード廃材
を間接加熱処理して，ＳＯｘを発生させることなく石膏ボード用原
紙を灰化させるとともに，該廃材から発生する排煙を燃焼用空気と
して用い臭気を除去することを特徴とする石膏ボード廃材の処理
方法。
【請求項２】 間接加熱処理温度が３００～８００℃である請求項
１に記載の石膏ボード廃材の処理方法。」
・【発明の詳細な説明】
・「以上の燃焼処理における温度及び時間について説明する。廃材の
加熱温度としては原紙部分を灰化させ得て，且つ石膏が熱分解して
亜硫酸ガス（ＳＯｘ）を発生しない温度であればよい。その温度は
加熱処理する廃材量や滞留時間によっても異なるが，焼成品の出口

• 
  61 -
  

温度として通常は３００～８００℃，好ましくは５００～６００℃
である。３００℃に達しない温度では回収される石膏はⅢ型無水石
膏であるために再利用には好都合であるが，原紙部分を灰化させる
のに長時間を要するために全体としての処理効率が悪い。」（段落
【００１５】）
・「これに比べて５００～６００℃の温度では，回収される石膏は，
Ⅲ型無水石膏とⅡ型無水石膏との混合物となるが，比較的短時間で
原紙部分を灰化することができるので好ましい。一方，熱処理温度
が８００℃を超える温度では，石膏が熱分解して亜硫酸ガスが発生
し始め，回収される石膏はⅡ型無水石膏と生石灰の混合物となるの
で好ましくない。尚，加熱時間は上記の加熱温度や装置の処理容量
等との関係によって変化するが，例えば，加熱時間が５００～６０
０℃である場合には，約５～１０分間程度で十分である。」（段落
【００１６】）
・【実施例】
「次に実施例及び比較例を挙げて本発明を更に具体的に説明する。
石膏ボード廃材・・・を，図１のＡの粗粉砕機及び圧縮機にかけ・
・・。次にそれらをＢの振動篩にかけて・・・比較例試料１を得た。
・・・又，上記比較例試料１を高速衝撃粉砕機Ｂにかけて原紙部分
を解繊し，・・・比較例試料２を得た。
これらの比較例試料１及び比較例試料２を，図２に示したような
傾斜（度）のあるステンレス製２重管の内筒側に仕込み（内筒径３
００ｍｍφ，内筒回転速度２～３ｒｐｍ，仕込量３００ｋｇ／Ｈ），
排煙を燃焼用空気として回収しながら，内筒外面をＬＮＧバーナー
を用い，回収石膏出口の石膏温度が５５０±５０℃となるように加
熱して，実施例試料１を得た。この時の各試料の内筒内滞留時間は

• 
  62 -
  

それぞれ約３分間であった。・・・
・・・同様に仕込量６００ｋｇ／Ｈで，回収石膏出口の石膏温度
が７５０±５０℃となるように加熱し，内筒内滞留時間約１分３０
秒で，Ⅲ型無水石膏が約２０重量％，Ⅱ型無水石膏が約８０重量％
の実施例試料３を得た。・・・実施例試料２～３を得る際，いずれ
も排気にはいわゆる煙は見られず，亜硫酸ガス臭もなかった。又，
回収石膏にも生石灰は確認されなかった。」（段落【００２５】～
【００２７】）
ｂ 上記記載によると，甲５発明は，石膏ボード用原紙が付着している
石膏ボード廃材を間接加熱処理して石膏ボード用原紙を灰化させる
ことを特徴とする石膏ボード廃材の処理方法に関し，ＳＯｘを発生さ
せることなく処理するために，間接加熱処理温度を３００ないし８０
０℃，好ましくは５００ないし６００℃に設定して焼成した結果，Ⅱ
型無水石膏が約８０重量％の無水石膏を得ることができる，という発
明であるこが認められる。
(ｴ) 周知例につき
ａ 甲１４発明
(a) 甲１４（特開平６－１４２６３３号公報）には，次の記載がある。

・【特許請求の範囲】
「【請求項１】 石膏ボード芯の少なくとも一部に石膏ボード用
原紙が付着してなる石膏ボードの廃材を加熱して石膏ボード用
原紙を炭化させることを特徴とする石膏ボード廃材から石膏を
回収する方法。」
・【発明の詳細な説明】
・「また，得られる石膏を単に増量材として，或はアルカリ剤の存
在下で水和させて再利用する場合には，石膏ボードの廃材を３６

• 
  63 -
  

０℃以上で，好ましくは３６０～６００℃で加熱して原紙を炭化
させ脱水した石膏の殆どがⅡ型無水石膏とすることもできるし，
原紙を燃焼させて石膏をⅡ型無水石膏とすることもできる。」
（段落【０００６】）
・「実施例１
石膏ボードの廃材（厚さ１２mm の石膏ボードの端材，原紙は全
体の約７％）を破砕機により破砕し，９mm 目篩をパスした石膏ボ
ードの破砕品を得た。この破砕品１０kg（原紙の量約７００g ）
を撹拌機付き間接伝熱竪釜石膏加熱装置により加熱し原紙を炭
化させた。このときの加熱時間は１８０分で焼き上げ温度は３０
０℃であった。この加熱品の石膏部分をＸ線回析で確認したとこ
ろ，二水石膏及びⅡ型無水石膏はなく全てⅢ型無水石膏であっ
た。」（段落【０００８】）
(b) 上記記載によると，甲１４発明は，石膏ボード廃材から石膏を回
収する方法に関し，石膏ボードの廃材を，間接伝熱竪釜石膏加熱装
置により，好ましくは３６０ないし６００℃で加熱して原紙を炭化
させ脱水した石膏のほとんどをⅡ型無水石膏とする，という発明で
あることが認められる。
ｂ 甲１１ないし甲１３
(a) 甲１１（特開平５－２９３３５０号公報）には，次の記載がある。

・「従来，石膏－水スラリー用分散剤として高度な分散性を示すナ
フタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物（以下ナフタレン系
と称す）が知られている。」（段落【０００２】）
(b) 甲１２（特開平６－１２７９９４号公報）には，次の記載がある。

・「従来，石膏－水スラリー用分散剤として高度な分散性を示すナ
フタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物（以下ナフタレン系

• 
  64 -
  

と称す）が知られている。」（段落【０００２】）
(c) 甲１３（特開２００２－６８８２０号公報）には，次の記載があ
る。
・「従来，石膏ボード等に用いられる石膏スラリーの製造には，分
散剤としてリグニンスルホン酸塩やナフタレンスルホン酸塩ホ
ルムアルデヒド縮合物，・・・等が使用されている・・・。」（段
落【０００２】）

top
イ 相違点ａに関する判断について
(ｱ) 審決は，訂正後発明１と甲１発明とは，「内筒の内部で燃料を燃焼さ
せて該内筒の下部の開口部から燃焼ガスを噴出させ，前記内筒を囲繞
し，下部が逆円錐状に形成された本体に石膏を供給し，該本体の内部で
該石膏を，加熱しながら，前記燃焼ガスによって流動化させ，生じた無
水石膏を前記本体の内部から外部に排出する無水石膏の製造方法」の点
で一致し，下記の点で相違しているとした上，相違点ａについては甲１
ないし甲９，甲１１ないし甲１７のいずれによっても当業者が容易に想
到し得たということはできない，としている。
記
相違点ａ：訂正後発明１では，本体に供給する石膏が「ナフタレンス
ルホン酸基を含む石膏廃材」であるのに対し，甲１発明で
は，石膏（硫酸カルシウム二水和物）であるものの，ナフ
タレンスルホン酸基を含む石膏廃材であるとの特定がさ
れていない点。
相違点ｂ：訂正後発明１では，本体の内部で材料を「本体出口におけ
る粉粒体温度が３３０℃以上５００℃以下になるように」
加熱するのに対し，甲１発明では，「約３５０℃以上の温
度に保つように」加熱している点。

• 
  65 -
  相違点ｃ：訂正後発明１では，加熱により生じた無水石膏を「Ⅱ型無
  

水石膏」と特定するのに対して，甲１発明では，単に「無
水石膏」であって型を特定していない点。
(ｲ) まず，前記甲２，甲５及び甲１４の記載からすれば，石膏廃材のよう
な石膏製品の二水石膏を加熱脱水することで半水石膏や無水石膏を再
製できることは当該技術分野における周知技術であると認められる。
したがって，石膏を加熱して無水石膏を得る技術が開示されている甲
１発明において，加熱する石膏として「石膏廃材」を用いることは容易
に想到し得ることである。
次に，前記甲１１ないし甲１３の記載によれば，ナフタレンスルホン
酸基を含むナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物は石膏ボー
ドに含有させる成分として周知であること，甲２，甲５及び甲１４発明
においては，石膏廃材を加熱すると硫黄酸化物が発生するため，その加
熱温度の上限をそれぞれ８５０℃及び８００℃と設定していることが
認められる。
そうすると，ナフタレンスルホン酸基の分解温度である８５０℃以下
において石膏廃材を加熱して無水石膏を焼成することは出願当時周知
技術であったと認められるから，甲１発明において，このような周知技
術を前提として，「ナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材」を供給す
る石膏として用いることは容易に想到し得ると認めるのが相当である。
(ｳ) この点に関して被告らは，前記第３，３(2) ア(ｱ) ｃないしｆのとお
り，石膏の分解温度より低い８５０℃でナフタレンスルホン酸基が分解
して硫黄酸化物が発生してしまうという訂正後発明１に示された課題
認識は相違点ａを判断する上で重要な要素であるところ，上記課題を指
摘した文献はなく，甲２ないし甲５にも上記課題認識について記載もな
ければ示唆もないから，そのような課題認識のない状況で「ナフタレン

• 
  66 -
  

スルホン酸基を含むものと含まないものもある多様な石膏廃材」から
「ナフタレンスルホン酸基を含むもの」を特定することはできない旨主
張する。
確かに，本件訂正明細書（甲２０）の段落【００１１】には「本発明
にかかる無水石膏の製造方法は，粉粒体を流動化状態として，高温の燃
焼ガスを接触させて加熱する間接加熱方式を採用し，粉粒体層は完全混
合状態となり，全体として略々均一な温度となり，局所的に過剰に加熱
されることはないため，原料としての石膏廃材粉末が，石膏自体の分解
温度（１０００℃以上）や，混和剤として含有されるナフタレンスルホ
ン酸基の分解温度（８５０℃以上）に加熱されることを避けることがで
きる。これによって，硫黄酸化物の発生を大幅に抑制することができる。
ここで，本体出口の粉粒体温度を３３０℃以上５００℃以下に制御する
ことで，硫黄酸化物をほとんど発生させずに，石膏廃材中の２水石膏を
完全にⅡ型無水石膏化することができる。」（下線は訂正部分）との記
載があり，上記記載によれば，訂正後発明１においては，石膏の分解温
度（１０００℃）より低い８５０℃でナフタレンスルホン酸基が分解し
て硫黄酸化物が発生してしまうという課題認識のもとに，ナフタレンス
ルホン酸基の分解温度（８５０℃以上）に加熱されることを避けるため
に，本体出口の粉粒体温度を３３０℃以上５００℃以下に制御すること
で，硫黄酸化物の発生を大幅に抑制する技術的事項が記載されていると
認められる。
しかし，上記(ｲ) のとおり，甲２及び甲５発明においては，石膏廃材
のような石膏製品の二水石膏を加熱すると硫黄酸化物が発生するため，
その加熱温度の上限をそれぞれ８５０℃及び８００℃と設定しており，
その上限温度は訂正後発明１の課題認識に基づく上限温度８５０℃以
下であるから，上記課題認識の有無にかかわらず，甲１発明に適用され

• 
  67 -
  

る周知技術において既に上記課題解決のための手段が達成されている
ばかりか，甲２及び甲５発明で示されている技術を用いる限り，「石膏
の分解温度より低い８５０℃でナフタレンスルホン酸基が分解して硫
黄酸化物が発生してしまう」という課題自体が発生しないのであって，
それでも訂正後発明１と同じ作用効果を達成しているのであるから，甲
１，甲２，甲５，甲１１ないし甲１４に上記課題認識について記載や示
唆がないことは当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知
識を有する者）が訂正後発明１を想到することの妨げとなるものではな
いというべきである。
また，被告らは，上記課題認識のない状況で「ナフタレンスルホン酸
基を含むものと含まないものもある多様な石膏廃材」から「ナフタレン
スルホン酸基を含むもの」を特定することはできない旨主張するが，上
記課題自体がそもそも発生しない状況で訂正後発明１と同じ課題解決
手段を有する周知技術を適用するに当たり，「ナフタレンスルホン酸基
を含むものと含まないものもある多様な石膏廃材」から「ナフタレンス
ルホン酸基を含むもの」を特定することは，単なる材料の選択の問題に
すぎないというべきである。
したがって，この点に関する被告らの主張は採用できない。
(ｴ) 以上のとおり，相違点ａについて容易想到ではないとした審決の判断
は誤りである。

top
ウ 相違点ｂに関する判断について
(ｱ) 相違点ｂは，前記のとおり，訂正後発明１では，本体の内部で材料を
「本体出口における粉粒体温度が３３０℃以上５００℃以下になるよ
うに」加熱するのに対し，甲１発明では，「約３５０℃以上の温度に保
つように」加熱している点，というものである。
ここで，本体の内部で材料を「本体出口における粉粒体温度が３３０

• 
  68 -
  

℃以上５００℃以下になるように」加熱すると特定することは，前記２
(3) イ(ｳ) のとおり，本体内部での材料の加熱温度を特定することと実
質的に変わらないとみることができる。そうすると，訂正後発明１と甲
１発明とは，相違点ｂに関し，本体内部で石膏を加熱する温度範囲を特
定する点では共通するものであるが，加熱温度範囲の下限値が，前者で
は「３３０℃」であるのに対し後者では「３５０℃」と異なる点，及び
上限値が前者では「５００℃以下」であるのに対し，後者では上限値を
特定していない点で相違しているとみることができる。

(ｲ) そこで検討するに，まず下限値が異なる点であるが，訂正後発明１及
び甲１発明のいずれにおいても，下限値はもともと石膏廃材等の二水石
膏からⅡ型無水石膏を焼成するために必要な温度が少なくとも３３０
℃以上であることによって設定される数値であるから，下限値を「３３
０℃」に設定することと「３５０℃」に設定することには実質的な差違
はないと認められる。
次に，訂正後発明１では上限値を「５００℃以下」と定めているのに
対し，甲１発明では上限値を設定していない点であるが，前記イ(ｳ) の
とおり，本件訂正明細書（甲２０）の段落【００１１】の記載によれば，
訂正後発明１においては，石膏の分解温度（１０００℃）より低い８５
０℃でナフタレンスルホン酸基が分解して硫黄酸化物が発生してしま
うという課題認識のもとに，ナフタレンスルホン酸基の分解温度（８５
０℃以上）に加熱されることを避けるために，本体出口の粉粒体温度を
３３０℃以上５００℃以下に制御することで，硫黄酸化物の発生を大幅
に抑制するという技術的事項が記載されていると認められるものの，訂
正後発明１において上限値として臨界的意義を有しているのはナフタ
レンスルホン酸基の分解温度（８５０℃以上）以下で加熱することであ
って，前記２(3) イ(ｴ) で認定したとおり，もともと上限値を「５００

• 
  69 -
  

℃以下」と設定した点については臨界的意義はもちろんのこと何らの技
術的意義も存しないのであるから，「５００℃」という特定の温度を設
定することについては格別の創意工夫を要しないこと，さらに，甲２，
甲５及び甲１４の各記載によれば，石膏廃材を加熱すると硫黄酸化物が
発生するという課題認識の下にそれを抑制するために，加熱温度の範囲
をそれぞれ，甲２では「４００～８５０℃」，甲５では「３００～８０
０℃，好ましくは５００～６００℃」，甲１４では「３６０～６００℃」
と設定していることからすれば，甲１発明において，硫黄酸化物の発生
を極力抑制することを念頭に置いて甲２，甲５及び甲１４に記載された
周知技術を用いて，上限を「５００℃以下」と設定することは，当業者
が容易に想到し得ることであると認めるのが相当である。
(ｳ) この点に関して，被告らは，前記第３，３(2) ア(ｲ) のとおり，訂正
後発明１において「本体出口における粉粒体温度が３３０℃以上５００
℃以下になるように加熱」することで，本体の内部で石膏廃材を３３０
℃以上８４０℃以下に加熱することができるのであるから，「５００
℃」という上限温度は「ナフタレンスルホン酸基の分解温度（８５０℃
以上）」以上に加熱しないという技術的意義を有しているとし，「５０
０℃」という温度設定に技術的意義があることを前提として縷々主張す
るが，上記(ｲ)のとおり，「５００℃」という温度設定には何らの技術
的意義もないのであって，仮に被告らの主張を前提としても，「５００
℃」という温度と「８５０℃」というナフタレンスルホン酸基の分解温
度を結びつける記載もないのであるから，「５００℃」という温度設定
に被告らの主張するような技術的意義を認めることはできない。したが
って，「５００℃」という温度設定に技術的意義があることを前提とす
る被告らの主張はいずれも採用することができない。
(ｴ) よって，相違点ｂについて容易想到ではないとした審決の判断も誤り

• 
  70 -
  

である。
エ なお，審決は，訂正明細書等の段落【００１１】の記載や【表２】の実
施例を指摘して，訂正後発明１では，上限値を「５００℃」と特定するこ
とによって，９５質量％を超える高純度のⅡ型無水石膏が得られるという
効果があるとし，これは，甲１，甲２，甲５及び甲１４にはみられない顕
著な効果である旨と判断しているが（審決２４頁２３行～２６頁２３行），
このような純度の向上に関する効果は，訂正明細書等の段落【００１１】，
【００１２】，【００４２】によれば，集塵手段を用いて捕集ダストを循
環させることによって生じているものであって，決して，本体出口におけ
る粉粒体温度の上限値を「５００℃」と設定したことによって生じる効果
ではないから，この点に関する審決の判断も誤りである。
オ 以上のとおり，訂正後発明１は，甲１発明及び甲２，甲５，甲１１ない
し１４に記載された周知技術によって，当業者が容易に想到しうるものと
いうべきであるから，審決には訂正後発明１に関する進歩性の判断を誤っ
た違法がある。
(2) 訂正後発明２ないし４について
訂正後発明２ないし４は訂正後発明１についてさらに特定事項を加えた
ものと認められるから，訂正後発明１が容易想到である以上，これらの発明
についても当業者が容易に発明することができたものというほかない。した
がって，審決には訂正後発明２ないし４に関する進歩性の判断を誤った違法
がある。
(3) 訂正後発明５について
訂正後発明５は訂正後発明１ないし４を実施するためのシステムに関す
る発明であって，訂正後発明１の特定事項と実質的に同じ特定事項を有する
ものであって，訂正後発明１について述べた相違点ａないしｃと実質的に同
じ相違点が含まれると認められるから，訂正後発明１が容易想到である以

• 
  71 -
  

上，訂正後発明５についても当業者が容易に発明することができたものとい
うほかない。したがって，審決には訂正後発明５に関する進歩性の判断を誤
った違法がある。
４ 結論
以上のとおりであるから，原告の取消事由１の主張は理由がないが，取消事
由２は理由があるので，審決は違法として取り消しを免れない。
よって，原告の請求を認容することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所 第１部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

top

縮小版

【訂正の可否，新たな技術事項の導入】（基準）（判断）

top
「基準」

「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正は， 願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず（特許法１３４条の２第５項，１２６条３項），また，上記規定中，「願書に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，訂正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきである（なお，平成６年改正前の特許法１７条２項にいう「明細書又は図面に記載した事項」に関する知財高裁平成１８年（行ケ）第１０５６３号平成２０年５月３０日特別部判決参照）。そして，上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明であれば，特段の事情がない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認めるのが相当である。」（知財高裁平成２３年３月２３日判決（平成２２年（行ケ）第１０２３４号 審決取消請求事件（特許）））

top
「判断」「あてはめ」例

(ｳ) そこで，訂正事項ａ(ii)が「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」でなされたか否かについて検討する。

ａ まず，訂正前の「該本体の内部で該石膏廃材を３３０℃以上８４０ ℃以下に加熱しながら」との事項は，本体内部における石膏廃材の加熱温度を３３０℃以上８４０℃以下という範囲に数値を限定するものであるところ，上記当初明細書の記載（本件特許公報，甲１０）によれば，上記数値限定の意味は，原料としての石膏廃材粉末からⅡ型無水石膏を生成するために必要とされる温度（３３０℃以上）を下限とし，石膏自体の分解温度（１０００℃以上）や石膏廃材に混和剤として含有されるナフタレンスルホン酸基の分解温度（８５０℃以上）に加熱されることを避けるための温度（８４０℃以下）を上限とすることによって，硫黄酸化物の発生を大幅に抑制するための数値限定であると認められる（段落【００１１】参照）。したがって，上記数値限定事項は，本件各発明において，硫黄酸化物の発生を大幅に抑制するという効果を奏するために「明細書又は図面によって開示された技術的事項」であると認められる。

そこで，このような技術的事項を，訂正事項ａ(ii)の「該本体の内部で該石膏廃材を，該本体出口における粉粒体温度が３３０℃以上５００℃以下になるように加熱しながら」と訂正することが，上記技術的事項との関係において，「新たな技術的事項を導入しないものである」と認められるか否かが問題となる。

ｂ ところで，本体内部の温度限定を「出口における粉粒体温度」と限定することは，本体内部の温度限定を上位概念と捉えれば，当初明細書等の実施例で記載されるとおり，本体内部に属する出口における粉粒体温度に限定するものにすぎず，もともと当初明細書等の実施例においては，【表２】において炉出口粉粒体温度で結果が表示されているように，本体内部の温度の特定は炉出口における粉粒体温度でなされていることを考慮すると，「出口における粉粒体温度」で限定することは，当初明細書等の記載から自明である技術的事項と認められるから，上記訂正をもって，「新たな技術的事項を導入しないもの」と認めるのが相当である。

top
ｃ この点に関し，原告は，前記第３，１(5) ア(ｱ) ａのとおり，当初明細書等には，炉の本体内部の温度が本体出口部の温度と実質的に同じとする記載は一切ないことや当初明細書等の段落【００３０】の記載を根拠に，石膏廃材の加熱温度を本体内部で規定することと，炉本体出口の温度で規定することとは技術的な意味が異なると主張する。

しかし，当初明細書等に記載された実施例においては，炉出口粉粒体温度が４６０℃になることを目標とした旨記載され（段落【００３４】，【００３５】），当初明細書等の【表２】には，実施例における「炉出口粉粒体温度（℃）」が，「４６０℃」（実施例１），「４７０℃」（実施例２），「４５０℃」（実施例３），「４７０℃」（実施例４）であったことが記載されていることから，本件各発明を具体的に実施する際には，炉出口（本体出口）での粉粒体温度によって設定温度を特定して運転条件を調整しているものと認められ，訂正前の「本体内部で・・・以下に加熱しながら」との記載も必ずしも炉出口以外の本体内部における最高温度領域の温度を測定することに限定していると解することはできないこと，当初明細書等に記載された実施例の加熱炉の炉出口とは，例えば，図３の記載によれば，「３３ 本体」から「２３ 製品排出管」に通じる「１３ｄ 開口部」として図示された箇所に相当すると認められるところ，本件各発明においては，その構造上当該箇所が「２３ 製品排出管」の中にあって外気に直接さらされる所ではないこと，石膏廃材Ｍは，噴出した燃焼ガスにより本体１３の下部３ａにおいて流動化し，燃焼ガスと熱交換し，熱交換が完了すると製品としての無水石膏Ｐに変化し，エアーランス１４を介して導入されたコンプレッサ６からの圧縮空気Ｃにより流動化されて，開口部１３ｄから製品排出管２３を介して排出されること（段落【００３０】）も考慮すれば，エアーランス１４を介して導入されたコンプレッサ６からの圧縮空気Ｃによって，炉出口付近の石膏廃材の温度が多少低くなることを考慮しても，本体出口において測定される温度は，本体内部での加熱温度と実質的には変わらないとみることが可能であるから，新たな技術的事項を導入したものとはいえず，この点に関する原告の主張は採用することができない。

(ｴ) 次に「３３０℃以上５００℃以下になるように加熱しながら」と訂正する点について検討する。

ａ 訂正事項ａ(ii)の「・・・該石膏廃材を，・・・粉粒体温度が３３０℃以上５００℃以下になるように加熱しながら」という事項は，本体内部での石膏廃材の加熱に関し，粉粒体温度を３３０℃以上５００℃以下になるように数値範囲を限定するものであるから，訂正前の数値限定の範囲の上限値を「８４０℃以下」から「５００℃以下」に変更するものである。

ところで，上記「５００℃」という値は当初明細書等に明示的に表現されているものではない。そこで，上記「５００℃」という値が，当初明細書等に記載された事項から自明であるといえるかどうかが問題となる。

しかし，「５００℃」という特定温度は，もともと訂正前の「３３０℃以上８４０℃以下」の温度の範囲内にある温度であるから，上記「５００℃」という温度が当初明細書等に明示的に表現されていないとしても，硫黄酸化物の発生抑制のための温度として分解温度以下である以上他の温度と異なることはなく，実質的には記載されているに等しいと認められること，当初明細書等に記載された実施例においては，炉出口粉粒体温度が４６０℃になることを目標とした旨が記載され（段落【００３４】，【００３５】），当初明細書等の【表２】には，実施例における「炉出口粉粒体温度（℃）」が，「４６０℃」（実施例１），「４７０℃」（実施例２），「４５０℃」（実施例３），「４７０℃」（実施例４）であったことが記載されていることからすれば，具体例の温度自体にも開示に幅があるといえること，したがって，具体的に開示された数値に対して３０℃ないし５０℃高い数値である近接した５００℃という温度を上限値として設定することも十分に考えられること，また，訂正後の上限値である「５００℃」に臨界的意義が存しないことは当事者間に争いがないのであるから，訂正前の上限値である「８４０℃」よりも低い「５００℃」に訂正することは，それによって，新たな臨界的意義を持たせるものでないことはもちろん，５００℃付近に設定することで新たな技術的意義を持たせるものでもないといえるから，「５００℃」という上限値は当初明細書等に記載された事項から自明な事項であって，新たな技術的事項を導入するものではないというべきである。

ｂ この点に関し，原告は，前記第３，１(5) ア(ｱ) ｂのとおり，当初明細書等の記載によると，実施例１ないし４の炉出口粉粒体温度は目標値である４６０℃を中心に，上下に１０℃の変動があることを示しているにすぎないにもかかわらず，審決の判断に基づくならば，炉出口粉粒体温度を４６０℃を目標として本体炉内で加熱する場合，「５００℃」という測定値は，目標温度に対し少なくとも上方に４０℃程度変動することもあり得る解釈となること，本件各発明の無水石膏の製造方法における石膏廃材を加熱焼成してⅡ型無水石膏が得られる反応は発熱反応ではなく吸熱反応であり，外部から熱を加えて石膏廃材を処理する場合，通常，運転目標値に対して実測温度が目標値を中心に平均的に上下にばらつくか低くなる傾向を示すのであって，実測温度が若干高くなることが多くなるという技術的根拠はないから，運転目標値に対して実測温度が若干高くなることが多くなることを根拠とした「５００℃」の訂正は，特許明細書等の記載事項に新たな技術的事項を導入するものである旨主張する。

しかし，新たな技術的事項を導入しないものか否かを判断するに際しては，「５００℃」という特定の温度が当初明細書等を総合した場合に自明といえるか否かが問題となるのであって，本件各発明においては，もともと「５００℃」という特定の温度には何ら技術的意義はないのであるから，「５００℃」という特定の温度が当初明細書等に記載された実施例の目標温度や実測値と比較して多少高めの温度であったとしても，臨界的意義はもちろん技術的意義の面でも実質的な差はない当初明細書等の「３３０℃以上８４０℃以下」という数値の範囲内である限り，「５００℃」の訂正は，特許明細書等の記載事項に新たな技術的事項を導入するものとはいえないというべきであり，この点に関する原告の主張は採用することができない。

(ｵ) 小括
以上のとおり，訂正事項ａ(ii)は，当初明細書等に記載した事項の範囲内であって，かつ，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものと認めることはできない。

top

H230328現在のコメント

訂正を認め，容易想到性を否定して，審決取消を認めた判決です。

容易想到性の事実認定判決でもあります。

top

Last Update: 2011-03-28 17:06:11 JST

top
……………………………………………………判決末尾，top
メインサイト（Sphinx利用），知財高裁のまとめ，MY facebook，弁護士・弁理士　岩原義則，知的財産法研究会，ITと法律研究会，弁護士・弁理士サービスのフェイスブック活用研究会

特許：【容易想到性】「事実認定」：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２１年（行ケ）第１０４３０号審決取消請求事件（特許）））

目　次

• 特許：【容易想到性】「事実認定」：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２１年（行ケ）第１０４３０号審決取消請求事件（特許）））
  
  • 
    
    • 
      
      • 知的財産高等裁判所第１部「中野哲弘コート」
  • H230302現在のコメント
  • 縮小版なし・判決原文（引用）
    
    • (4) 取消事由１（甲１発明からの容易想到性判断の誤り）について
    • ウ検討
    • (5) 取消事由２（甲４発明からの容易想到性判断の誤り－その１）について
    • イところで，証拠によれば，以下の事実が認められる。
    • ウ検討
    • (ｲ) 原告の主張に対する判断
    • (6) 取消事由３（甲４発明からの容易想到性判断の誤り－その２）について
    • ウ検討
  • 判決原文（全文）
    
    • 平成21(行ケ)10430　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟平成23年02月28日　知的財産高等裁判所
    • 平成２１年（行ケ）第１０４３０号審決取消請求事件（特許）
    • 判決
    • 主文
    • 事実及び理由
    • 第１ 請求
    • 第２ 事案の概要
    • 第３ 当事者の主張
    • 第４ 当裁判所の判断
    • １ 請求の原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，当事者間に争いがない。
    • ２ 容易想到性の有無
    • (1) 本件発明の意義
    • (2) 甲１発明の意義
    • (3) 甲４発明の意義
    • (4) 取消事由１（甲１発明からの容易想到性判断の誤り）について
    • ウ検討
    • (ｲ) 原告の主張に対する判断
    • (5) 取消事由２（甲４発明からの容易想到性判断の誤り－その１）について
    • イところで，証拠によれば，以下の事実が認められる。
    • ウ検討
    • (ｲ) 原告の主張に対する判断
    • (6) 取消事由３（甲４発明からの容易想到性判断の誤り－その２）について
    • ウ検討
    • ３ 結論

特許：【容易想到性】「事実認定」：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２１年（行ケ）第１０４３０号審決取消請求事件（特許）））

知的財産高等裁判所第１部「中野哲弘コート」

H230302現在のコメント

（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２１年（行ケ）第１０４３０号審決取消請求事件（特許）））

容易想到性に関する事実認定判決です。事実認定判決については，facebookページなり，知財高裁のまとめのコメントで気づいたら追加していくことにします。

縮小版なし・判決原文（引用）

（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２１年（行ケ）第１０４３０号審決取消請求事件（特許）））

(4) 取消事由１（甲１発明からの容易想到性判断の誤り）について

略
top

ウ検討

top
(ｱ) 前記(2)のとおり，甲１発明においては，芯球の表面層の硬化を調整し，表面層を柔軟化する目的で「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」「元素イオウ」のような「硬化調整剤」が使用され，この場合の硬化の調整とは，芯球の中心部よりも表面部を柔軟化させることであるから，甲１発明で使用されている芯球を形成するためのエラストマー組成物，すなわち，高シス含有のポリブタジエン，α，βエチレン不飽和モノカルボン酸の亜鉛塩，少量の酸化亜鉛及び過酸化物からなるエラストマー組成物の硬化反応を抑制するものであるといえる。ただし，甲１には，「起きている反応はよくわからない」と記載されているように，「硬化調整剤」使用下での芯球の硬化の具体的な反応機構は明らかではない。

一方，前記イ(ｵ)ないし(ｷ)からすると，ペプタイザー（素練り促進剤）とは，ゴムの素練り加工時に使用される薬剤であって，ゴムを加熱し，素練りした際の酸素による可塑化作用を強めるものであるところ，ペンタクロロチオフェノール（ＰＣＴＰ）はペプタイザーとして知られているものといえる。

また，前記イ(ｱ)，(ｺ)からすれば，ＰＣＴＰは，「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」の範疇に一応入る化合物であるといえるが，「チオール」とは「－ＳＨ基を持つ有機化合物のことで，メルカプタンともいう。」とされるとおり，非常に広範な化合物を含む概念であって，「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」であれば，いかなる化合物でもゴムの硬化反応を抑制するとの技術常識があるとは認められず，ＰＣＴＰが硬化を抑制する化合物であることを認めるに足りる証拠もない。

むしろ，前記イ(ｸ)のとおり，甲１９には，同じく硫黄含有物質の範疇に入るメルカプトベンツチアゾールやテトラアルキルチウラムジスルフィドなどが，ゴムの加硫促進剤（硬化を促進する薬剤）であることが記載されている。

そして，前記イ(ｶ)のとおり，ＰＣＴＰがペプタイザーとして使用されるゴムの素練り加工（可塑化）工程は，ゴムの加工において初期段階の工程であって，ゴムの硬化工程とは，その段階において大きく異なるものである。

以上からすれば，当業者（その発明の属する技術の分野における通常 の知識を有する者）が，甲１発明において硬化調整剤として使用される「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」につき，ＰＣＴＰという特定の化合物を用いることを容易に想到できるとはいえない。したがって，相違点に係る「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を含有する点は，甲１発明，甲２，甲３及び甲２１に記載の技術並びに当該技術分野における技術常識を参酌しても，当業者が容易に想到することができたものであるとは認められないとした審決の結論に誤りはない。

top

略

(5) 取消事由２（甲４発明からの容易想到性判断の誤り－その１）について

ア審決は，本件発明と甲４発明との相違点につき，前記のとおり「ゴム組成物に関し，本件発明では，『ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩』を含有するのに対し，甲４発明では，『ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体』を含有している点。」と認定した。

top

イところで，証拠によれば，以下の事実が認められる。

すなわち，甲３２（特開昭５９－２２８８６６号公報，発明の名称「ソリツドゴルフボール」，公開日昭和５９年１２月２２日），甲３３（特開昭５９－２２８８６７号公報，発明の名称「ソリツドゴルフボール」，公開日昭和５９年１２月２２日）には，甲４と同様に，それぞれ「２－（４－モルフォリニルジチオ）ベンゾチアゾール及び／又はその誘導体」，「４，４'－ジチオ－ビス－ジモルフォリン及び／又はその誘導体」をグラフト鎖の分子量調整剤として用い，適度の硬さと耐久性があり，反発性能が向上したソリッドゴルフボールを製造することが記載されている。

top

ウ検討

(ｱ) 前記(3)のとおり，甲４発明においては，ソリッドゴルフボールの組成物に添加されたα，β－エチレン系不飽和カルボン酸金属塩モノマーが遊離開始剤によってポリブタジエン主鎖にグラフトされるが，このグラフト鎖が長すぎると，ボールの反発性能が低下するので，ＤＰＴＴがグラフト鎖の分子量調整剤として用いられ，グラフト鎖の長さを調整するものである。

このように，甲４には，ＤＰＴＴがグラフト鎖の分子量調整剤であり，グラフト鎖の長さを調整することによって，ボールの反発性能が向上することは記載されているが，ＤＰＴＴが具体的にどのような反応機構でグラフト鎖の長さを調節するかについての記載はなく，ＤＰＴＴ以外の他の化合物を同様の目的で使用することに関しても何ら記載されていない。

同様に，甲３２，甲３３にも，反応機構や，「２－（４－モルフォリニルジチオ）ベンゾチアゾール及び／又はその誘導体」，「４，４'－ジチオ－ビス－ジモルフォリン及び／又はその誘導体」以外の薬剤を使用することは記載されていない。

そうすると，当業者が，甲４や甲３２，甲３３の記載から，甲４発明におけるＤＰＴＴと同等に機能する化合物がどのようなものであるかを理解することは困難である。

なお，前記(4)イ(ｲ)ないし(ｹ)からすれば，ペプタイザー（素練り促進剤）は，ゴムの素練り工程において，素練りで切断されたゴム分子鎖に形成されるラジカル（化学的に活性な遊離基）と反応し，切断されたゴム分子鎖同士の再結合を抑制し，可塑化を促進することを目的として添加されるものであり，ペンタクロロチオフェノール（ＰＣＴＰ）が，本件特許出願当時，ペプタイザーとしてのラジカル捕獲剤の機能を有することが当業者に認識されていたものと認められる。

しかし，本件特許出願当時（平成元年５月１１日），ＰＣＴＰが，グラフト鎖の長さを調節する化合物であると知られていたことを認めるに足りる証拠はない。

また，甲４には，ラジカルの捕獲については何ら言及がない上，ラジカル捕獲剤であればすべてがグラフト鎖の長さを調節する機能を有する旨の技術常識や証拠は示されていないから，たとえＤＰＴＴがラジカル捕獲剤であることが理解できたとしても，当業者にとって，甲４発明においてＤＰＴＴに代えて他の化合物を使用して同等の効果を得ることが容易想到とはいえない。

したがって，当業者が，甲４発明において，ＤＰＴＴに代えてＰＣＴＰを用いることが容易想到であったとはいえず，審決の，「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を含有する点は，甲４発明，甲９ないし甲１１に記載の技術，甲１４及び甲１５に記載の技術及び当該技術分野における技術常識を参酌しても当業者が容易に想到することができたものであるとは認められないとした結論に誤りはない。

このように，本件発明は，その構成において甲４発明等から容易想到ではないから，効果の顕著性について検討するまでもない。

top

(ｲ) 原告の主張に対する判断

ａ 原告は，甲４記載の解決手法は，ラジカル捕獲剤としての一般的な作用機序に基づくものであり，ポリブタジエンを主成分とするゴム分子主鎖を有する「ゴム組成物」において，「α，β－モノエチレン系不飽和カルボン酸の金属塩」という特定の構成を有するグラフト鎖に対して作用することは，ラジカル捕獲剤としての一般的な作用機序の適用にすぎないことが明記されている旨主張する。

しかし，前記(ｱ)のとおり，甲４に記載されているのは，ＤＰＴＴがグラフト鎖の長さを調節するという点のみであって，「ラジカル捕獲剤としての一般的な作用機序」は記載されてはいない。

また，原告は，甲４の出願人が甲４の出願日と同日に，異なるラジカル捕獲剤に関して，特許出願を２件行っている（甲３２，甲３３）ことを根拠として，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド及び／又はその誘導体」以外のラジカル捕獲剤により同等の効果を得ることができるのは明らかであると主張するが，甲３２，甲３３は，甲４と同様に，「ラジカル捕獲剤としての一般的な作用機序」を記載するものではないから，甲３２及び甲３３を併せて検討しても，当業者にとって，ＤＰＴＴ，「２－（４－モルフォリニルジチオ）ベンゾチアゾール及び／又はその誘導体」，「４，４'－ジチオ－ビス－ジモルフォリン及び／又はその誘導体」以外の，グラフト鎖の長さを調節する具体的な化合物が明らかであるとはいえない。

ｂ このほか，原告は，被告が，広く有機硫黄化合物一般につきＰＣＴＰと同様の効果があるという前提で本件特許につき出願していたものであるから，これと矛盾する主張をすることは許されないとも主張するが，前述のとおり，ＰＣＴＰを含有する本件発明につき甲４発明等から容易想到でないといえる以上，現時点で，出願当初の本件特許の内容等について主張しても意味がなく，原告の上記主張は理由がない。

top

略

(6) 取消事由３（甲４発明からの容易想到性判断の誤り－その２）について

ア前記(3)のとおり，甲４発明は，α，β－エチレン系不飽和カルボン酸の金属塩を含有するゴム組成物にジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体（ＤＰＴＴ）をグラフト鎖の分子量調整剤として用い，グラフト鎖の長さを調節することによって，適度の硬さと耐久性があり，同時に反発性能が向上した優れた性能を有するソリッドゴルフボールを提供するものである。

そして，審決は，本件発明と甲４発明との相違点につき，「ゴム組成物に関し，本件発明では，『ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩』を含有するのに対し，甲４発明では，『ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体』を含有している点。」と認定した。

top
イところで，証拠によれば，以下の事実が認められる。

略

ウ検討

(ｱ) 甲４において，ＤＰＴＴがポリブタジエンとα，β－モノエチレン系不飽和カルボン酸の金属塩を含有するゴム組成物という特定の反応系においてグラフト鎖の長さを調整することによって，ボールの反発性能を向上させることは記載されているが，ＤＰＴＴが具体的にどのような反応機構でグラフト鎖の長さを調節しているかについては記載はなく，ＤＰＴＴ以外の他の薬剤を同様の目的で使用することに関しても何ら記載されていない。

また，前記イのとおり，甲１６には，チオールが連鎖移動剤であること，甲１８の１にはチオフェノールやクロロチオフェノール類がハロゲン－２－ブタジエンを重合する際の重合調整剤であること，甲１８の２には，チオフェノールがクロロプレンを重合する際の重合調整剤であること，甲１８の３には，ｐ－クロルメチルチオフェノールがスチレン-ブタジエンゴム製造の際の連鎖移動剤であること，甲１８の５には，ブタジエン－アクリロニトリル共重合体の分子量調節剤の例としてチオフェノールがあること，甲１８の６には，チオフェノールがポリクロロプレン重合の際の重合調節剤であること，甲１８の７には，チオフェノールが共役ジオレフィン系重合体製造の際の分子量調節剤であること，甲１８の８には，メルカプタン類が共役ジオレフィン重合体製造の際の分子量調節剤であること，甲１９には，硫黄化合物がビニルやジエンモノマーの重合開始剤，連鎖移動剤および停止剤として用いられることがそれぞれ記載されている。また，甲１８の４の記載からすれば，「連鎖移動剤」，「重合体分子量調節剤」，「重合体連鎖調節剤」，「調節剤」は，ほぼ同等の意味を表す用語であるものと解される。

しかし，ＰＣＴＰ自体については，上記掲記の証拠には具体的に記載されていない。そして，前記(4)イ(ｺ)のとおり，ＰＣＴＰは，チオフェノールにつき５つの塩素で置換したものであるのに対し，クロロチオフェノールは，チオフェノールにつき１つの塩素で置換した化合物を指すところ，塩素で置換した個数によって当該有機化合物が大きく異なる性質を示す可能性があることは技術常識ともいうべきであって，前記甲１８の１に記載されている「クロロチオフェノール類」に，塩素の置換個数が全く異なるＰＣＴＰが包含されるとはいえない。

しかも，これらの証拠に示されているのは，共役ジエンモノマーを主な単量体とし，高分子量の重合体を重合する際に使用される薬剤に関する事項であり，これらの証拠上の記載が，甲４発明におけるグラフト反応，すなわち単量体の種類も，重合して得られる重合体鎖の長さも異なる反応について，示唆を与えるものとはいえない。このように，これらの証拠には，ＰＣＴＰがα，β－モノエチレン系不飽和カルボン酸の金属塩のポリブタジエンに対するグラフト重合を調節することが示唆されているとはいえない。

したがって，当業者にとって，甲１６，甲１８の１ないし３，同５ないし８，甲１９において「重合調整剤」「連鎖移動剤」「分子量調節剤」などと呼ばれる薬剤が，甲４発明におけるＤＰＴＴと同様に，グラフト鎖の長さを調節するものであることが明らかとはいえない。

なお，甲１８の４は，ジエンゴム重合体の存在下でオレフィン系不飽和ニトリルとオレフィン系不飽和カルボン酸エステル又は低級モノオレフィンを重合することに関する技術を開示するものであって，これは，甲４発明のグラフト重合反応に類似するものといえるが，甲１８の４には，「連鎖移動剤」として多数の硫黄含有化合物が列挙されているにもかかわらず，ＰＣＴＰは記載されていないことから，むしろ，ポリブタジエンに他のモノマーをグラフト重合する際に，ＰＣＴＰを分子量調整剤として用いることは知られていなかったことが窺われる。

以上のとおり，甲４発明において，ＤＰＴＴに代えてＰＣＴＰを使用することは，当業者が容易に想到し得ることではないというべきであり，審決が，相違点に係る「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を含有する点について，甲４発明並びに甲３，甲９，甲１６，甲１８の１ないし８及び甲１９に記載の技術及び当該技術分野における技術常識を参酌しても，当業者が容易に想到することができたものであるとは認められないとした点に誤りはない。

このように，本件発明は，その構成において甲４発明等から容易想到ではないから，効果の顕著性について検討するまでもない。

top
(ｲ) 原告の主張に対する判断

ａ 原告は，甲４においてＤＰＴＴを分子量調整剤として添加することにより，分子量が調整されて「より優れた反発係数および耐久性を有するゴルフボール」を得るという課題が達成されるところ，分子量調整剤であることが周知であるクロロチオフェノール類のうちＰＣＴＰを選択することは当業者であれば容易であるから，甲４発明から出発して本件発明の特徴点に到達できることは明らかである旨主張する。

しかし，前記(ｱ)のとおり，甲４には，ＤＰＴＴ以外の化合物が使用できることの示唆はなく，甲４発明のものとは異なる種類の単量体や反応系における分子量調整剤が甲４発明のＤＰＴＴに代えて使用できるとはいえない。しかも，前述のとおり，クロロチオフェノールとＰＣＴＰとは，塩素の置換個数において全く異なる化合物であるから，仮にクロロチオフェノールが分子量調整剤として知られていても，そこから直ちにＰＣＴＰが分子量調整剤として知られているとはいえない。

ｂ また，原告は，甲４の出願人が甲４の出願日と同日に特許出願を２件行っている（甲３２，甲３３）ことを根拠として，甲４に示された解決手法により，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド及び／又はその誘導体」（ＤＰＴＴ）以外の分子量調整剤により，同等の効果を得ることができるのは明らかである旨主張するが，前記(5)ウ(ｲ)ａのとおり，当業者にとって，甲４，甲３２及び甲３３に開示された化合物以外に，グラフト鎖の長さを調節する具体的な化合物が明らかであるとはいえない。

ｃ このほか，原告は，甲４発明の「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド及び／又はその誘導体」（ＤＰＴＴ）は，分子量調整剤としての一般的な作用機序が記載されているだけで，特定のグラフト鎖であることの特殊性は一切記載されていない旨主張するが，既に検討したとおり，実際には，甲４において記載されているのはＤＰＴＴがグラフト鎖の長さを調節するという点のみであって，「分子量調整剤としての一般的な作用機序」は記載されていない。

top

判決原文（全文）

平成21(行ケ)10430　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟平成23年02月28日　知的財産高等裁判所

• 
  1 -
  

平成２１年（行ケ）第１０４３０号審決取消請求事件（特許）

口頭弁論終結日平成２３年２月１６日

判決

主文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。

top

事実及び理由

第１ 請求

特許庁が無効２００９－８０００４９号事件について平成２１年９月１４日にした審決を取り消す。

top

第２ 事案の概要

１ 本件は，原告が，被告が特許権（請求項の数１）を有し，名称を「ソリッドゴルフボール」とする発明について特許無効審判請求をしたところ，特許庁で請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。

２ 争点は，上記発明が，下記の引用例１又は２に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか（特許法２９条２項），である。

記

・引用例１：米国特許第４６５０１９３号明細書（以下，訳文による）（発明の名称「ゴルフボール」，特許日１９８７年［昭和６２年］３月１７日，甲１。以下これに記載された発明を「甲１発明」という。）

・引用例２：特開昭５９－２２８８６８号公報（発明の名称「ソリッドゴルフボール」，公開日昭和５９年１２月２２日，甲４。以下これに記載された発明を「甲４発明」という。）

top

第３ 当事者の主張

１ 請求の原因
(1) 特許庁における手続の経緯
ア株式会社ブリヂストン（以下「訴外会社」という。）は平成元年５月１
１日に，名称を「ソリッドゴルフボール」とする発明につき特許出願（特
願平１－１１８４６０号，請求項の数１）をし，訴外会社から特許を受け
る権利の譲渡を受けた被告は，平成９年７月４日に特許第２６６９０５１
号としてその設定登録を受けた（請求項の数１。以下「本件特許」という。）。
イ本件特許の特許請求の範囲の請求項１は，平成１９年６月８日になされ
た審決（無効審判請求不成立審決［無効２００６－８０１７２号］におけ
る訂正認容）及び平成２０年４月３０日になされた訂正認容審決［訂正２
００８－３９００３１号］により変更されたが，原告は，平成２１年２月
２６日，上記各訂正後の本件特許（請求項１）につき下記理由に基づき特
許無効審判請求をし，これを受けた特許庁は，同請求を無効２００９－８
０００４９号事件として審理をした上，平成２１年９月１４日，上記各無
効理由はいずれも理由がないとして「本件審判の請求は，成り立たない。」

• 
  3 -
  

旨の審決をし，その謄本は同年９月２９日原告に送達された。
記
・無効理由１：甲１発明に基づく進歩性欠如（特許法２９条２項）
・無効理由２：甲４発明と甲１０発明及び甲１１発明との組み合わせによ
る進歩性の欠如
＜注＞甲１０発明：H.FRIES et.al, ”MASTICATION OF RUBBER”〔訳
：ゴムの素練り〕（以下，略）
甲１１発明：S.N.CHAKRAVARTY et.al,”Effect of Rubber
C o m p o u n d i n g I n g r e d i e n t s o n t h e
Peptization Efficiency of Activated
Pentachlorothiophenol”〔訳：活性ペンタク
ロロチオフェノールの素練り効率における
ゴム構成要素の効果〕（以下，略）
・無効理由３：甲４発明と甲１６発明の組み合わせによる進歩性欠如
＜注＞甲１６発明：アリンジャー「有機化学（下））」（以下，略）
(2) 発明の内容
前記平成２０年４月３０日付け訂正認容審決後の本件特許の請求項１の内
容は，以下のとおりである。
「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの
芯球を，基材ゴムと，不飽和カルボン酸の金属塩と，ペンタクロロチオフェ
ノール又はその金属塩とを含有するゴム組成物で形成したことを特徴とする
ソリッドゴルフボール。」（以下「本件発明」という。）
(3) 審決の内容
審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その要点は，本件発明には
前記無効理由１ないし３をいずれも認めることができない，というものであ
る。

• 
  4 -
  

なお，審決が認定した甲１発明と甲４発明の各内容，本件発明との一致点
及び相違点は，上記審決写し記載のとおりである。
(4) 審決の取消事由
しかしながら，審決には，以下に述べるような誤りがあるから，違法とし
て取り消されるべきである。
ア取消事由１（甲１発明からの容易想到性判断の誤り）
(ｱ) 本件発明は，公知例である甲１発明の「チオールやメルカプタンなど
のような硫黄含有物質」という構成要件を，その下位概念である「ペン
タクロロチオフェノール又はその金属塩」に限定したものであり，いわ
ゆる選択発明に該当する。
そして，選択発明の特許性は，先行発明を記載した刊行物に開示され
ていない顕著な効果を有するかどうかにより判断されるものであり，先
行発明から本件発明に特定することの困難性，及びこの点に関して当業
者が容易に想到することができたかどうかという点は問題とならないも
のである。
審決は，本件発明が甲１発明からの選択発明であることを看過し，誤
った基準によりその進歩性を判断したものであり，その誤りは明白であ
る。
なお，被告は，本件発明と甲１発明とでは，硫黄含有物質の含有箇所
が相違する旨主張する。しかし，これは審決が一致点として認定してい
る点の誤りを主張するものであり，かかる主張は，形式的当事者訴訟と
しての性格を有する審決取消訴訟において，処分庁である特許庁に代わ
って当事者適格が認められている者が，特許庁で判断された事項の誤り
を主張するものであって，背理であり，許されないことは明白である。
そして，審決取消訴訟は，取消事由の当否を判断するものであり，被
告が主張する一致点の認定の誤りは，取消事由を構成するものではなく，

• 
  5 -
  

主張自体失当である。
なお，最高裁昭和５１年３月１０日大法廷判決（民集３０巻２号７９
頁）は，「審決の取消訴訟においては，抗告審判の手続において審理判
断されなかった公知事実との対比における無効原因は，審決を違法とし，
またはこれを適法とする理由として主張することができない」と判示す
るにすぎず，被告の主張事項については何ら判断していない。
また，「含有」とは，「含みもつこと。成分として含んでいること。」
（広辞苑第６版６５１頁）という意味であり，一義的に明白であり，本
件特許明細書の記載を参酌しても，「含有」という意味を上記の国語的
な意味と異なって解釈する余地は存在しない。
そして，被告が自認するように，本件発明のペンタクロロチオフェノ
ール（以下「ＰＣＴＰ」ということもある。）は，ゴルフボールの芯球
のどこの場所にあっても，成分として含んでいれば，すべて本件発明の
構成要件を充足するものであり，甲１発明が本件発明の一実施態様であ
ることは明白である。
以上のとおり，本件発明と甲１発明との唯一の相違点は，審決指摘の
相違点のみであり，被告の主張は，硫黄含有物質の含有場所という，本
件発明とは無関係の構成要件を付加して，相違点を主張するものであり，
失当である。
(ｲ) 判例（東京高裁昭和６２年９月８日判決，昭和６０年（行ケ）第５１
号）や特許庁の審査基準（第２部第２章２．進歩性２．５(3)③）から
明らかなとおり，選択発明は，先行発明の上位概念の構成要件を下位概
念に限定した発明である。本件発明は，上述のとおり，公知例である甲
１発明の「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」という
構成要件を「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」に限定した
ものであり，選択発明に該当することは明白である。

• 
  6 -
  

そして，選択発明は，先行発明に対して顕著な効果を奏する場合に限
って特許性を認められるのである。顕著な効果は，単に先行発明との間
で，顕著な作用効果があるというだけでは足りず，選択発明が主張され
る明細書中に，先行発明との具体的な作用効果上の顕著な差異が直接明
瞭に記載されていることが必要であるとされている。
顕著な効果の判断基準の適用に関する知財高裁平成１４年７月２日判
決（平成１３年（行ケ）第４６４号）の判示から明らかなとおり，①単
に明細書中に「好ましい」と記載されているだけでは，選択したことの
技術的意義を記載したことにはならず，②明細書中の実施例，比較例の
記載が，選択発明として先行発明から選択した構成を有するもの（実施
例）と先行発明に含まれるそれ以外のもの（比較例）とを比較したもの
でない場合には，そこから選択したことの技術的意義を認めることはで
きず，③この点を出願後に作成した実験報告書で補うことはできないと
理解される。
以上を前提に，本件発明に，甲１発明との対比において，顕著な効果
を認めることができるかについて論じてみる。
(ｳ) 本件発明は「更に飛び性能の向上したソリッドゴルフボールを提供す
ること」を目的としてされたものであり，「ポリブタジエンゴム等の基
材ゴムに共架橋剤として不飽和カルボン酸の金属塩を配合したゴム組成
物に対し，ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩を添加すること
により，・・・優れた飛び性能を示すソリッドゴルフボールが得られる
ことを見い出し，本発明を完成したものである。」とされる。
そして，実験例において，ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩を添
加した実施例がこれを添加しない実施例に比べて初速度が増加すること
が示されており，これにより「本発明のソリッドゴルフボールは，上述
した構成としたことにより，飛び性能の更なる向上を達成することがで

• 
  7 -
  

きる。」とされている。
本件特許明細書においては，甲１発明の「チオールやメルカプタンな
どのような硫黄含有物質」という構成要件を「ペンタクロロチオフェノ
ール又はその金属塩」に限定した技術的意義は一切記載されていない。
また，実験例においても，単に，ペンタクロロチオフェノール亜鉛塩を
添加する場合としない場合が示されているだけで，甲１発明と本件発明
の具体的な作用効果上の顕著な差異が直接明瞭に記載されていない。
すなわち，本件特許明細書には，「ペンタクロロチオフェノール又は
その金属塩」を含むゴルフボールと，「ペンタクロロチオフェノール又
はその金属塩」以外の硫黄含有物質を含むゴルフボールとの作用効果の
差異については何ら記載がなく，客観的にも，甲１発明と本件発明の作
用効果の差異は認められるものではない。
また，本件特許出願の経過及び出願後の状況をみても，出願当初明細
書においては，本件発明の硫黄含有物質は「ペンタクロロチオフェノー
ル又はその金属塩」には限定されておらず，「有機硫黄化合物及び／又
は金属含有有機硫黄化合物」というものであり（甲５），発明の詳細な
説明において，広汎な有機硫黄化合物が本件発明に使用でき，これらの
化合物を添加すれば本件発明の効果を奏する旨記載されていた。
以上からすれば，被告自ら，広く有機硫黄化合物であれば，ポリブタ
ジエンを主成分とするゴム分子主鎖及び「α，β－エチレン系不飽和カ
ルボン酸の金属塩」という特定構成のグラフト鎖からなるソリッドゴル
フボールに対して作用することを前提としていたものであり，被告の主
張は，自らの特許出願の経緯と矛盾するものであって，許されないこと
は当然である。
そして，本件発明が，出願当初の「有機硫黄化合物及び／又は金属化
合物」から「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」へ補正，訂

• 
  8 -
  

正されたのは，単に出願後に提示された公知例を回避するためのもので
あり，そもそも本件特許出願時において選択発明がされたものではなく，
明細書の記載を云々するまでもなく，選択発明としての特許性が認めら
れるものではない。
このように，本件特許出願人の出願時点の認識においても，本件発明
が甲１発明に比して顕著な効果を奏するというものではなく，同等の効
果しか有しないと認識されていたものである。
また，甲３３（特開昭５９－２２８８６７号公報）のゴルフボールに
「４，４’－ジ－チオ－ビス－モルフィリン」を添加した発明は，審決
が認定する「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」を含
有している「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造
ゴルフボールの芯球を，基材ゴムと，不飽和カルボン酸の金属塩とを含
有するゴム組成物で形成したソリッドゴルフボール。」の一実施例に位
置付けられるものであり，これが本件特許出願前に公知である以上，こ
れとの比較において，本件特許は，同等以下の効果しか有しないことは
明らかである。
このほか，甲３１（特開平４－１０９９７０号公報）に記載された発
明は，特許請求の範囲の記載から明らかなとおり，本件発明の改良発明
として位置付けられるものであるが，同公報の記載から明らかなとおり，
出願後においても，出願人は「ペンタクロロチオフェノール又はその金
属塩」だけではなく，広く有機硫黄化合物を添加すれば，本件発明の効
果を奏すると認識していたのである。
以上述べたとおり，本件発明が甲１発明に対して顕著な効果を奏しな
いことは，本件特許出願の経過及び改良発明の明細書の記載からみて明
らかである。
そして，本件発明は，甲１発明に対して選択発明となるものであり，

• 
  9 -
  

甲１発明に対して顕著な効果を有しない限り無意味である。
以上述べたとおり，本件発明は甲１発明に対して顕著な効果を有さず，
進歩性を認めた審決は明らかに誤りである。
(ｴ) 本件発明の「コア性能（打撃初速度）が向上する」という効果は，飛
距離を有するゴルフボールという効果と実質的に同じ効果であり，本件
発明は異質な効果を奏するものではない。
また，甲１の記載から明らかなとおり，甲１発明の実施形態であるゴ
ルフボールは，従来のツーピースゴルフボールよりも，内部芯球をより
固く，弾力性のあるものとすることにより，ＵＳＧＡ（全米ゴルフ協会）
が定める飛距離，初速度の規格の最大限により接近することが記載され
ている。つまり，甲１発明は，従来のツーピースゴルフボールよりも，
飛距離，初速度を向上させることができることが明記されており，本件
発明の初速度の向上という効果も明記されているのである。
被告は，甲１発明は，糸巻きボールのような打ち心地と操作性を発現
するという効果を奏するものであるから，本件特許とは別異の効果が奏
される旨主張する。
しかし，被告の上記主張は，甲１発明が奏する複数の効果のうち，単
に本件発明と異質な効果をことさらに選び出して主張するだけである
上，甲１明細書の「・・・従来のツーピースボールの芯球よりも内部芯
球を硬く，より弾力のあるものとする，それゆえ，・・・ＵＳＧＡの最
長飛距離および初速度規格に接近することができる」との記載を無視す
るものであり，失当である。
甲１発明の原文をみれば，「飛距離」，「耐久性」，「ツーピースボール
の製造の容易さ」，「糸巻きボールのような競技特性」という４つの語句
が並列的に記載されていることが明らかであり，「飛距離」「耐久性」の
語句が「ツーピースボール」に係るという被告の主張は，甲１発明を都

• 
  10 -
  

合良く翻訳したものである。
このほか，被告は，本件特許明細書の比較例として記載されたゴルフ
ボールが，甲１発明のゴルフボールよりも飛距離が優れていることを前
提とした主張をするが，そのようなことを示す証拠も技術常識もなく，
被告の主張は，その前提において誤りである。
また，被告は，ゴルフボールの芯球に硫黄含有物質を含有すれば，芯
球が柔らかくなり，ゴルフボールの初速度，飛距離が落ちるということ
を前提にしているが，そのような事実はない。
甲４明細書の記載からすれば，甲４発明は，共架橋された際に生ずる
グラフト鎖が長くなると，ゴルフボールの反発性能の低下を招くとして，
これに硫黄含有化合物を添加し，グラフト鎖の分子量を調整することに
より，飛距離性能をアップするものであり，「甲１発明の硫黄含有物質
は，芯球の外層を柔らかくすれば，反発性能が低下し，マイナスに働く
ことは常識である」との被告の主張は全く誤りである。
イ取消事由２（甲４発明からの容易想到性判断の誤り－その１）
(ｱ) 近時の知財高裁判決（知財高裁平成２０年（行ケ）第１００９６号，
同平成２０年（行ケ）第１０１５３号，同平成２０年（行ケ）第１０２
６１号等）からすれば，引用例から出発して，後知恵を排除して，本件
発明の特徴に到達したであろうという示唆等が存在すれば，容易想到と
判断されるものである。
(ｲ) 甲４発明は，「より優れた反発係数および耐久性を有するゴルフボー
ル」を得ることが課題である。
そして，甲４発明には，モノマーが遊離開始剤によってポリブタジエ
ン主鎖にグラフトされ，グラフト重合により，グラフト鎖が長くなり，
分子量を増大するのを，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド
及び／又はその誘導体」（以下「ＤＰＴＴ」ということもある。）という

• 
  11 -
  

ラジカル捕獲剤を添加することによって，分子量が調整されるという作
用機序が記載されている。したがって，甲４発明においては，「ジペン
タメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」をラジカ
ル捕獲剤として添加すれば，分子量が調整されて「より優れた反発係数
および耐久性を有するゴルフボール」を得るという課題が達成されるの
である。
そして，甲４発明と同様の解決手段により，甲４の出願人は，甲４の
出願日と同日に，「２－（４－モルフォリニルジチオ）ベンゾチアゾー
ル」，「４－４’－ジチオ－ビス－ジモルフォリン」という有機硫黄化合
物をラジカル捕獲剤として添加することにより，「より優れた反発係数
および耐久性を有するゴルフボール」を得るという課題が達成されると
いう「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導
体」とは異なるラジカル捕獲剤に関して，特許出願を２件行っている（甲
３２［特開昭５９－２２８８６６号公報］，甲３３［特開昭５９－２２
８８６７号公報］）。このことから明らかなとおり，甲４に示された解決
手法により，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又は
その誘導体」以外のラジカル捕獲剤によって同等の効果を得ることがで
きるのは明らかであり，審決の認定は誤りである。
しかも，甲４に記載されている解決手法は，ラジカル捕獲剤としての
一般的な作用機序が記載されているのであり，ポリブタジエンを主成分
とするゴム分子主鎖を有する「ゴム組成物」において，「α，β－モノ
エチレン系不飽和カルボン酸の金属塩」という特定の構成を有するグラ
フト鎖に対して作用するというのは，ラジカル捕獲剤としての一般的な
作用機序の適用にしかすぎないことが明記されている。
審決も認定するように，「ペンタクロロチオフェノール又はその金属
塩」がラジカル捕獲剤であることは周知であり，かかる周知技術を使用

• 
  12 -
  

すれば，甲４発明から出発して，本件発明の特徴点に到達できることは
明らかである。
なお，甲４の記載中，「遊離開始剤」はラジカルを生成する開始剤を
意味し，「グラフト」とは「接ぎ木」の意味で，幹となる高分子に枝と
なる高分子を結合させることを意味し，枝となる高分子をグラフト鎖と
いう。したがって，甲４記載の従来技術は「遊離開始剤」によりポリブ
タジエン主鎖にラジカルを生成させて，これにグラフト鎖をグラフトし，
共架橋するというものである。
これに対して，甲４発明においては，ＤＰＴＴを添加剤として添加す
ることによって，α，β－エチレン系不飽和カルボン酸の共架橋に際し
て生じるグラフト鎖の長さを調節することにより，分子量調整剤として
機能することが記載されており，これは正にラジカル反応を調整して，
高分子鎖のラジカルを適度に捕獲し，グラフト鎖の長さを調整すること，
すなわち，ラジカル捕獲剤としての機能を説明したことは明らかである。
(ｳ) 審決は，甲４発明において「より優れた反発係数および耐久性を有す
るゴルフボール」を得るという目的及び効果は，「ジペンタメチレンチ
ウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」という特定の物質によ
ってもたらされるものと判断せざるを得ないと認定し，その根拠として，
①甲４において，上記目的及び効果を達成するために「ゴム組成物」に
含有される物質は，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び
／又はその誘導体」のみであり，他の「ラジカル捕獲剤」を含有させる
ことに関する記載も示唆もないこと，②甲４発明の「ジペンタメチレン
チウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」は，ポリブタジエン
を主成分とするゴム分子主鎖を有する「ゴム組成物」において，「α，
β－モノエチレン系不飽和カルボン酸の金属塩」という特定の構成を有
するグラフト鎖に対して作用することにより，上記効果を生じるもので

• 
  13 -
  

あると推察されることを挙げている。
しかし，当業者であれば，ラジカル捕獲剤により，分子量が調整され
て「より優れた反発係数および耐久性を有するゴルフボール」を得るこ
とは，簡単に理解できるものであり，「ジペンタメチレンチウラムテト
ラスルフィド及び／又はその誘導体」以外のラジカル捕獲剤を添加すれ
ば，同等の効果が得られるものと示唆を受けるものである。
また，前述のとおり，甲４発明の「ジペンタメチレンチウラムテトラ
スルフィド及び／又はその誘導体」は，ラジカル捕獲剤としての一般的
な作用機序が記載されているだけで，特定のグラフト鎖であることの特
殊性は一切記載されていないのであり，審決の上記認定は誤りである。
なお，甲１の「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」
が作用される組成物は，①ポリブタジエン，②アクリル酸亜鉛，③フリ
ーラジカル開始剤触媒，④過酸化物であり，甲４発明の組成物及び本件
発明の組成物と同じである。
このように，硫黄含有化合物がポリブタジエンを主成分とするゴム分
子主鎖を有するゴム組成物において「α，β－エチレン系不飽和カルボ
ン酸の金属塩」という特定の構成を有するグラフト鎖に対して作用する
ことは，本件特許出願当時（平成元年５月１１日）においては公知であ
り，チオールの一種であるＰＣＴＰが，ポリブタジエンを主成分とする
ゴム分子主鎖を有するゴム組成物において「α，β－エチレン系不飽和
カルボン酸の金属塩」という特定の構成を有するグラフト鎖に対して作
用することも，当業者であれば当然に知っていることである。
また，原告は，ＰＣＴＰをはじめとする硫黄化合物が，ゴム組成物に
おいてラジカル捕獲剤として分子量調節剤，連鎖移動剤として機能する
ことは，古くから用いられている周知慣用技術であり（甲１６，甲１９），
ＤＰＴＴに代えてＰＣＴＰを添加することは極めて容易であると主張す

• 
  14 -
  

るものであり，ラジカル捕獲剤一般に関して主張するものではない。
このほか，本件特許明細書においては，ポリブタジエンを主成分とす
るゴム分子主鎖を有するゴム組成物において「α，β－エチレン系不飽
和カルボン酸の金属塩」という特定の構成を有するグラフト鎖からなる
ソリッドゴルフボールに対して，ＰＣＴＰの亜鉛塩しか実施例はなく，
実験的に確かめられているのはＰＣＴＰ亜鉛塩だけである。
それにもかかわらず，当初，本件では，特許請求の範囲に関して，広
く有機硫黄化合物一般を添加剤として添加するというものであった。つ
まり，本件特許は，出願当時において，ＰＣＴＰの亜鉛塩のみに関して，
ポリブタジエンを主成分とするゴム分子主鎖を有するゴム組成物におい
て「α，β－エチレン系不飽和カルボン酸の金属塩」という特定の構成
を有するグラフト鎖からなるソリッドゴルフボールに対して実験的に確
認できれば，その他の有機硫黄化合物は同等の効果があるという前提で
されたものである。
被告は，自ら本件特許出願において，広く有機硫黄化合物であれば，
ポリブタジエンを主成分とするゴム分子主鎖を有するゴム組成物におい
て「α，β－エチレン系不飽和カルボン酸の金属塩」という特定の構成
を有するグラフト鎖からなるソリッドゴルフボールに対して作用するこ
とを前提に出願していながら，これと全く矛盾する主張をすることは許
されない。
(ｴ) 審決は，「ラジカル捕獲剤」の機能を有する物質は，本件特許出願時
において非常に数多く知られていることを根拠に，甲４発明の「ジペン
タメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」に代えて
「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を採用することは，甲
４発明の「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその
誘導体」が任意の「ラジカル捕獲剤」に置換可能であるとともに，任意

• 
  15 -
  

の「ラジカル捕獲剤」の中から，積極的に「ペンタクロロチオフェノー
ル又はその金属塩」を選択して採用するための動機付けがあって，初め
て当業者が容易になし得た事項となるものと判断せざるを得ないと判断
している。
しかし，前述のとおり，進歩性の有無は，引用例から出発して，後知
恵を排除して，本件発明の特徴に到達したであろうという示唆等が存在
すれば，容易想到と判断されるものである。「ラジカル捕獲剤」の機能
を有する物質が本件特許出願時において非常に多く知られていても，そ
のうちの一つを選択すること自体は，当業者にとって容易であり，進歩
性を基礎付ける根拠となるものではない。
また，審決は，「ペンタクロロチオフェノール」を「ゴム組成物」に
含有させた際に，「より優れた反発係数および耐久性を有するゴルフボ
ール」を得るという作用効果を有するものであるという知見が，本件特
許出願前に当業者が認識していたと認めるに足る根拠は，甲各号証のい
ずれにも記載も示唆もされていないとする。
しかし，「ペンタクロロチオフェノール」を「ゴム組成物」に含有さ
せた際に，「より優れた反発係数および耐久性を有するゴルフボール」
を得るという作用効果を有するという知見があれば，本件特許は新規性
を欠くのであり，進歩性の判断において，このような知見までを必要と
するのは，新規性の判断手法と進歩性の判断手法とを混同するものであ
り，失当である。
しかも，審決は，進歩性の判断基準として，「動機付け」や「積極的
動機付け」が必要であるとするが，進歩性の判断に当たっては「動機付
け」や「積極的動機付け」までは必要ではなく，示唆等があれば足りる
とされており，かかる点においても，審決は，進歩性の判断手法を誤っ
たものである。

• 
  16 -
  

(ｵ) 審査基準において「明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明
と比較した有利な効果を推認できる」と記載されているとおり，本件特
許明細書から，甲４発明と比較した有利な効果を推認できる場合にのみ，
意見書等において主張立証できるものである。
そして，前述のとおり，本件特許明細書においては，ペンタクロロチ
オフェノール亜鉛塩を添加した場合とこれを添加しなかった場合の実験
例しかなく，本件特許出願当時に既に公知となっていた「ジペンタメチ
レンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」（甲４発明）等
の有機硫黄化合物との比較において，有利な効果を示すものではない。
したがって，本件は，上記審査基準に照らしても，意見書等で作用効
果を主張立証できる場合には当たらない。
なお，審決は，甲２０の実験成績証明書に関して，以下の３点を挙げ
て，進歩性の根拠を否定するものではないとする。
ａ 甲２０は，そもそも本件特許出願後において，本件発明において新
たに奏される効果とした事項について実験をしたものであるから，本
件発明が奏する効果を否定する根拠とはなり得ない。
ｂ 甲２０には，何回の試行により初速度を求めたものであるのか，幾
つのボールを用いたのか，等の実験の条件について何ら開示されてい
ないため，実験成績証明書として十分な信憑性を有するものとはいえ
ない。
ｃ テスト番号１において，「ペンタクロロチオフェノール又はその金
属塩」を配合したゴルフボールの芯球を用いたゴルフボールの打撃初
速度が，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はそ
の誘導体」を配合したゴルフボールの芯球を用いたゴルフボールの打
撃初速度よりも大きくなることが示されている。
しかし，まず，上記ａについては，特許権者に関しては，特許出願後

• 
  17 -
  

にされた実験結果によって，明細書に記載されていない技術的意義や効
果を補うことは，出願後にされた知見により，特許性を基礎付けること
になるので許されることはないが，かかる理は，特許権の有効性を争う
側に妥当しない。この点，判例（知財高裁平成２０年１２月２２日判決，
平成２０年（行ケ）第１００４７号）上も，出願後の実験報告書により，
対象となる特許の効果を否定することは当然に許されているものであ
る。
また，上記ｂについては，本件特許明細書の実験例においても，何回
の試行により初速度を求めたものであるのか，幾つのボールを用いたの
か等の実験の条件は開示されていないのであるから，失当である。
上記ｃについて，テスト番号１において，「４，４’－ジチオ－ビス
－ジモルフォリン」（甲４発明の解決手法により見出された公知の有機
硫黄化合物の一種）は，本件発明と同等の効果を示し，テスト番号２に
おいて，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド」，「２－（４－
モルフォリニルジチオ）ベンゾチアゾール」（甲４発明の解決手法によ
り見出された公知の有機硫黄化合物の一種）は，本件発明より優れた効
果を示しているのであり，本件特許出願当時の公知の有機硫黄化合物よ
りも有利な効果を奏するものではない。
ウ取消事由３（甲４発明からの容易想到性判断の誤り－その２）
(ｱ) 前述のとおり，甲４発明は，「より優れた反発係数および耐久性を有
するゴルフボールが要請されている」と記載されているとおり，「より
優れた反発係数および耐久性を有するゴルフボール」を得ることが課題
である。
そして，甲４発明の解決手段として，「ジペンタメチレンチウラムテ
トラスルフィド及び／又はその誘導体」を分子量調整剤として添加すれ
ば，分子量が調整されて「より優れた反発係数および耐久性を有するゴ

• 
  18 -
  

ルフボール」を得るという課題が達成されるのである。
審決も認定するように，クロロチオフェノール類が分子量調整剤であ
ることは周知であり，クロロチオフェノール類のうち，ペンタクロロチ
オフェノールを選択することは当業者であれば容易であるから，甲４発
明から出発して本件発明の特徴点に到達できることは明らかである。
(ｲ) 審決は，「甲４発明と，甲１６，甲１８の１～８及び甲１９に記載さ
れた技術に基づいても，甲４発明における『ジペンタメチレンテトラス
ルフィド及び／又はその誘導体』を，任意の『ジスルフィド類』又は『チ
オール類（特にクロロチオフェノール類）』と置換して用いようとする
動機付けは希薄なものであると認めざるを得ない。」と認定し，その根
拠として，①甲４には，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド
及び／又はその誘導体」以外の「ジスルフィド類」を含有させることに
ついての記載はないこと，②「ジスルフィド類」及び「チオール類」が
一般に分子量調整剤としての機能を有するとしても，任意の「ジスルフ
ィド類」及び「チオール類」が，甲４発明の「ジペンタメチレンチウラ
ムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」と同様に，「α，β－不飽
和モノエチレン系カルボン酸の金属塩」より構成された特定のグラフト
鎖の分子量を適切なものに調整できるか否かについては，甲４，甲１６，
甲１８の１～８及び甲１９のいずれにも記載も示唆もないことを挙げて
いる。
しかし，①については，甲４発明において，「ジペンタメチレンチウ
ラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」を分子量調整剤として添
加すれば，分子量が調整されて「より優れた反発係数および耐久性を有
するゴルフボール」を得るという解決手法が示されていることを無視す
るものであって，失当である。当業者であれば，分子量調整剤により，
分子量が調整されて「より優れた反発係数および耐久性を有するゴルフ

• 
  19 -
  

ボール」を得ることは，簡単に理解できるものであり，「ジペンタメチ
レンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」以外の分子量調
整剤を添加すれば，同等の効果が得られるものと示唆を受けるものであ
る。
しかも，前述のとおり，甲４発明と同様の解決手段により，甲４の出
願人は，甲４の出願日と同日に，「ジペンタメチレンチウラムテトラス
ルフィド及び／又はその誘導体」とは異なる「２－（４－モルフォリニ
ルジチオ）ベンゾチアゾール」，「４，４’－ジチオ－ビス－ジモルフォ
リン」という有機硫黄化合物としての分子量調整剤に関し，特許出願を
２件行っている（前記甲３２，甲３３）。
このことから明らかなとおり，甲４に示された解決手法により，「ジ
ペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」以外
の分子量調整剤によって同等の効果を得ることができるのは明らかであ
り，審決の認定は誤りである。
また，②に関しては，前述のとおり，甲４発明の「ジペンタメチレン
チウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」は，分子量調整剤と
しての一般的な作用機序が記載されているだけで，特定のグラフト鎖で
あることの特殊性は一切記載されておらず，かかる審決の理解は失当で
ある。
(ｳ) 審決は，無効理由２における認定と同様に，「ペンタクロロチオフェ
ノール」を「ゴム組成物」に含有させた際に，「より優れた反発係数お
よび耐久性を有するゴルフボール」を得るという作用効果を有するもの
であるという知見が，本件特許出願前に当業者が認識していたと認める
に足る根拠は，甲各号証のいずれにも記載も示唆もされていないとする。
しかし，「ペンタクロロチオフェノール」を「ゴム組成物」に含有さ
せた際に，「より優れた反発係数および耐久性を有するゴルフボール」

• 
  20 -
  

を得るという作用効果を有するという知見があれば，本件特許は新規性
を欠くのであり，進歩性の判断において，このような知見までを必要と
するのは，新規性の判断手法と進歩性の判断手法とを混同するものであ
り，失当である。
しかも，審決は，進歩性の判断基準として，「動機付け」や「積極的
動機付け」が必要であるとするが，進歩性の判断に当たっては「動機付
け」や「積極的動機付け」までは必要ではなく，示唆等があれば足りる
とされており，かかる点においても，審決は，進歩性の判断手法を誤っ
たものである。
進歩性の判断においては，引用例から出発して，後知恵を排除して本
件発明の特徴に到達したであろうという示唆等が存在すれば，容易想到
と判断されるのであり，本件特許は明らかに進歩性を欠如している。
(ｴ) 前述のとおり，本件特許明細書においては，ペンタクロロチオフェノ
ール亜鉛塩を添加した場合とこれを添加しなかった場合の実験例しかな
く，本件特許出願当時に既に公知となっていた「ジペンタメチレンチウ
ラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」（甲４発明）等の有機硫
黄化合物との比較において，有利な効果を示すものではない。
本件特許の原出願明細書の記載及び本件特許出願後の改良発明の明細
書の記載から明らかなとおり，本件特許は，「ジペンタメチレンチウラ
ムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」（甲４発明）をはじめとす
る有機硫黄化合物と同程度の効果しか有さず，進歩性の根拠となる効果
は有しないものである。
２ 請求原因に対する認否
請求の原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが，(4)は争う。
３ 被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

• 
  21 -
  

(1) 取消事由１に対し
ア本件発明は甲１発明の下位概念発明に当たらない
(ｱ) 甲１発明は，ツーピースボールの芯球の中に，「硬く，弾力があり，
通常の芯球調合物を型に入れることにより形成することができる球状の
中心部分」と「柔軟で，比較的容易に変形し，中心部分と一体となる外
層」という硬度の異なる２つの層を設ける構成により，飛距離，耐久性，
製造の容易性といったツーピースボールが元来一般的に有している特徴
を維持したまま（損なうことなく），糸巻きボールのような打ち心地と
操作性を付加しようとするものであり，柔軟な外層を形成する一つの方
法として，「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」を芯
球の外層に限定して使用することを開示するものである。
(ｲ) 一方，本件発明は，「芯球を，基材ゴムと不飽和カルボン酸の金属塩
とペンタクロロチオフェノール又はその金属塩とを含有するゴム組成物
で形成したことを特徴とするソリッドゴルフボール」に関するもので，
「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を添加して芯球を形成
することにより，ボール打撃時の初速度が向上し，優れた飛び性能を示
すという作用効果が認められるものであるが，「ペンタクロロチオフェ
ノール又はその金属塩」という硫黄含有物質の存在場所は，芯球の表面
層（外層）に限定されていない。
(ｳ) 本件発明と甲１発明の構成を対比すれば明らかなように，甲１発明で
開示されているのは，「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有
物質」を芯球の外層部分のみに存在させて，芯球を「７５以上のShore
Ｃ硬度を有する中心部分」と「８０以下のShore Ａ硬度を有する外層」
という硬度の異なる２つの層としたゴルフボールであるのに対し，本件
発明では，芯球に関し，その硬度の限定はもちろんのこと，芯球が特定
の異なる硬度を有する二層からなること，硫黄含有物質である「ペンタ

• 
  22 -
  

クロロチオフェノール又はその金属塩」が含有されるのが芯球の外層部
分のみであるといった限定もない。
すなわち，ゴルフボールの構成に関し，本件発明は，甲１発明の下位
概念ではなく，むしろ上位概念で表現されているともいえるものである。
原告が引用する東京高裁昭和５３年（行ケ）第２０号判決，東京高裁
昭和５４年（行ケ）第１０７号事件判決，東京高裁平成１４年（行ケ）
第４６５号事件判決からも明らかなように，選択発明とは，引用発明に，
その下位概念として全部包摂されるようなもので，許されれば二重特許
となってしまう発明であることを前提とし，それでも例外的に特許する
場合の発明をいうものである。
甲１発明と本件発明がこのような関係にないことは明らかであり，本
件発明と甲１発明との関係で選択発明が議論される余地はない。
本件発明の構成要件の一部である「ペンタクロロチオフェノール又は
その金属塩」が，甲１発明で開示された「チオールやメルカプタンなど
のような硫黄含有物質」に対する下位概念に形式的に該当するとしても，
それでもって直ちに，本件発明と甲１発明とが，発明として上位下位の
関係にあるということにはならない。
(ｴ) 審決は，原告（審判請求人）が選択発明の主張をしていることは理解
しつつ，「第６ 当審の判断」では「選択発明」に関して全く言及せず，
一致点・相違点の認定を行い，相違点判断を行うという，通常の手法で
進歩性の判断をしている。これは，本件においては，選択発明を議論す
る余地はないと判断したためと解される。
なお，前述のとおり，甲１の「チオールやメルカプタンなどのような
硫黄含有物質」は，存在するとしても，その場所は外層部分に限定され
ているから，審決の「該被覆の真下にあるツーピースボールの固形芯球
を」との部分は「該被覆の真下にあるツーピースボールの固形芯球の外

• 
  23 -
  

層を」とでも表現するのがより適切である。
また，審決で認定する本件発明と甲１発明の相違点１も，同様の理由
で若干不正確であり，「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」
と「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」という含有物
質の相違のほか，これらの物質の含有箇所が，甲１発明では芯球の外層
に限定されているが，本件発明ではそのような限定がないことも相違点
である。
なお，審決が一致点として認定しているのは「カバー材で直接もしく
は中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球を，基材ゴムと，
不飽和カルボン酸の金属塩とを含有するゴム組成物で形成したソリッド
ゴルフボール。」であり，原告が主張するように硫黄含有物質の含有箇
所についてまで一致しているとは認定していない。
審決は，通常の進歩性の判断手法を採っており，上位概念発明か下位
概念発明かなど，選択発明として成立するか否かを判断してはいない。
仮に，本件発明が選択発明として成立するか否かを判断しようとするな
ら，本件発明と甲１発明とで対比すべきはソリッドゴルフボールという
全体の構成であるべきであり，被告は，その観点で硫黄含有物質の含有
箇所も相違点であると主張するものである。
このほか，最高裁昭和５１年３月１０日大法廷判決を前提としても，
特定の公知技術（引用例）からの発明の進歩性の判断過程における個々
の認定判断については，審決取消訴訟の原告が審決取消事由として誤り
があると主張した個々の認定判断以外のものも審理の対象となっている
から，被告は，審決の結論を維持するために，他の認定判断に誤りがな
いこと（正当であること）を主張立証でき，裁判所もこれについて審理
判断することができる。さらに，被告は，審決の結論を維持するために，
審決が判断しなかった事由であっても，これについて判断するならば審

• 
  24 -
  

決の結論が維持されるものであることを主張立証でき，裁判所もこれに
ついて審理判断することができるのである。
(ｵ) 以上のとおり，本件発明は，甲１発明の下位概念で表現された発明で
はないので，審決が，本件発明が甲１発明に対して選択発明であること
を看過し，誤った基準によりその進歩性を判断したものであるとの原告
の主張は，その前提から誤っている。
イ仮に本件発明について選択発明を議論したとしても，本件発明には顕著
な作用効果があり，特許性が認められる
(ｱ) 本件特許明細書に記載されるように，本件発明では，基材ゴムに「ペ
ンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を添加することにより「こ
れを加硫して得られるゴム弾性体の反溌弾性が向上し」「ボール打撃時
の初速度が向上し，優れた飛び性能を示す」ゴルフボールが得られると
いうもので，「本発明のソリッドゴルフボールは，上述した構成とした
ことにより，飛び性能の更なる向上を達成することができる。」という
効果が奏されるものである。
他方，甲１発明では，「チオールやメルカプタンなどの硫黄含有物質」
は，「比較的柔軟で，弾力のある，容易に変形する芯球表面層」を得る
ために添加されるものであり，「打球時に被覆がより変形するのを可能
とし，クラブフェースとボール被覆の間の接触面積を増加させ，その結
果，より多くのスピンがボールに与えられるのを可能とする。」もので，
それによって糸巻きボールのような打ち心地と操作性を発現するという
効果が奏されるものであるから，本件発明とは別異の効果が奏されるも
のである。すなわち，選択発明に特許性を認める要件として判決や審査
基準で示されている，先行発明によって奏される効果とは「異質の効果」
を奏しているものである。
なお，審決が，甲１発明の目的及び作用効果が「『柔軟かつ比較的非

• 
  25 -
  

晶質で，比較的低いストレッチモジュールを有する外層』を形成するこ
とにより『飛距離，耐久性』を有するゴルフボールを得ること」である
としたのは，正確性に欠ける。
甲１の目的及び作用効果は，ツーピースボールの芯球（コア）に，「柔
軟かつ比較的非晶質で，比較的低いストレッチモジュールを有する外層」
を形成することにより，元来一般的に「飛距離，耐久性，製造の容易さ」
といった特徴を有するツーピースボールに，糸巻きボールのような競技
特性（スピン性能，打球感等）を付加することにある。甲１の中に「飛
距離，耐久性を有する」という文言が出てくるが，これは，甲１発明の
構成によって飛距離，耐久性の向上が見られたということではなく，ツ
ーピースボールであるが故に「飛距離，耐久性」という糸巻きボールと
比較した場合の利点を有している（失ってはいない）という趣旨の記載
にすぎない。
甲１発明が飛距離，耐久性の向上を目的としたものでないことは，甲
１の中に，飛距離，耐久性に関連する具体的な数値等が全く記載されて
いないことからも理解できる。
このように，甲１の目的及び作用効果は，飛距離（や初速度）のアッ
プではなく，ツーピースボールの芯球（コア）に柔らかい外層を形成す
ることにより，元来一般的に「飛距離，耐久性，製造の容易さ」といっ
た特徴を有するツーピースボールに，糸巻きボールのような競技特性（ス
ピン性能，打球感等）を付加することにあり，飛び性能（打撃初速度）
のアップを目的及び作用効果とする本件発明とは，全く技術的意義が異
なるものである。
審決の認定にはやや短絡はあるが，硫黄含有物質を含有させる柔軟な
外層によって，飛距離やコア性能（打撃初速度）の向上が得られている
のではないことを結局は正しく認定しているからこそ，正しい判断に至

• 
  26 -
  

っているのである。
(ｲ) 最初から先行発明の選択発明として特許出願するケースばかりでな
く，特許庁における審査段階で提示された先行発明に対して選択発明を
主張する場合もあり，このような場合には，出願当初の明細書に，予期
していない先行発明を明示した上で先行発明と比較した技術的意義を明
確に記載することなど不可能である。
特許庁における審査・審判の実務でも，当初明細書に該先行発明と対
比した技術的意義が具体的に明記されていないケースであっても，先行
発明からの新規性又は進歩性欠如の拒絶理由等を回避するために，特許
請求の範囲を限定して，先行発明の効果と比較した技術的意義を実験成
績証明書などで立証して選択発明として認められた例は，数多く存在す
る。
そして，選択発明が認められるためには「先行発明との具体的な作用
効果上の顕著な差異が直接明瞭に記載されていることが必要である」と
の裁判例も，選択発明と主張される発明の明細書に，先行発明自体を具
体的に引用・明示していなければならないとするものではなく，選択発
明と主張される発明の明細書に記載された作用効果と，後に発見されて
その内容が検討されるに至った先行発明の作用効果を比較した場合に，
顕著な作用効果の差異（異質な効果，又は同質だが際立って優れた効果）
が，選択発明と主張される発明の明細書において，客観的に認められれ
ばよいのである。
この点，本件発明が，基材ゴムに「ペンタクロロチオフェノール又は
その金属塩」を添加することにより，優れた飛び性能を示すゴルフボー
ルを得るものであることは，本件特許明細書に明瞭に記載されている。
また，特許法施行規則には，明細書の【発明の詳細な説明】の記載に
関して，「必要があるときは，当該発明の構成が実際上どのように具体

• 
  27 -
  

化されるかを示す実施例を記載する。その実施例は，特許出願人が最良
の結果をもたらすと思うものをなるべく多種類掲げて記載し，必要に応
じ具体的数字に基づいて事実を記載する。」（特許法施行規則様式２９備
考１４ロ）と規定されている。
本件発明の「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」は，出願
人がその技術的意義を認識していたからこそ，「出願人が最良の結果を
もたらすと思うもの」として出願当初から明細書に実施例として記載さ
れているものであり，出願当初からペンタクロロチオフェノール又はそ
の金属塩が最も優れているものとしてその技術的意義が認識されて明細
書に記載されていることは明らかである。
本件特許明細書は，ツーピースボールが元来有する一般的性質を維持
しつつ糸巻きボールのような打ち心地と操作性も付加するという甲１発
明については何ら触れていないが，本件発明が甲１発明とは全く別異の
作用効果を奏するものであることは，本件特許明細書の記載から明らか
であるから，原告が指摘する裁判例の考え方からしても，選択発明の成
立が否定されることはない。
(ｳ) 仮に，本件発明が，「飛び性能」（飛距離）に関して，甲１発明との比
較で顕著な効果が認められなければならない，さらに，それが本件特許
明細書に記載されていなければならないという，原告の主張に従ったと
しても，本件発明の飛び性能が際立って優れたものであることは明らか
であり，それは，本件特許明細書に記載されているといえる。
すなわち，前述のように，甲１発明の硫黄含有物質は，芯球の外層を
柔らかくして糸巻きボールのような競技特性を得るために添加されるも
のであり，「飛び性能」という観点のみからすれば，甲１のように外層
を柔らかくすれば，反発性能が低下し，マイナスに働くことは常識であ
る。甲１のように外層を柔らかくしたものより，外層を柔らかくせず，

• 
  28 -
  

中心部分を構成する組成だけで形成された芯球の方が飛び性能が高いか
らこそ，甲１発明も，外層を柔らかくすることによる飛距離の低下を，
内部芯球をより硬く弾力のあるものとすることによって回避しようとし
ているのである。
したがって，本件発明の飛び性能に関して，甲１発明のボール（外層
を柔らかくしたボール）との対比が記載されていなくても，甲１発明の
ボールよりも飛び性能に優れた，甲１の中心部分を構成する組成だけで
形成された芯球との対比において顕著な効果があることが記載されてい
れば，甲１発明のボールの飛び性能との対比においても顕著な効果があ
ることは自明である。
本件特許明細書では，飛び性能という観点から当時最も優れていると
考えられていた配合系のコアに，ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩
を添加することにより，これを添加しないコアと比べて，初速度，飛び
性能が格段に向上したことが明確に記載されており，先行発明（甲１発
明）と比較した本件発明の作用効果は，本件特許明細書において直接明
瞭に記載されているといえる。
なお，甲１発明が，芯球の外層を柔らかくし，操作性と打ち心地を改
善する目的で硫黄含有物質を含有させているのに対し，甲４発明では適
度な硬度と耐久性を付与しながら同時に反発性能を向上させる目的でＤ
ＰＴＴが添加されているのであり，両者の添加目的は全く異なり，その
作用効果も異質なものであるから，甲４発明から甲１発明を議論するこ
とは無意味である。
また，原告は，甲４発明の硫黄含有物質（ＤＰＴＴ）も，甲１発明の
硫黄含有物質（柔らかくするという機能を有する硫黄含有物質。最も好
ましくは粉末の元素硫黄。）も，本件発明の硫黄含有物質（ＰＣＴＰ）
も，すべて「硫黄含有物質」として一緒に扱い同じ作用効果を奏するこ

• 
  29 -
  

とを前提として主張するが，このような主張が成立しないのは，各明細
書を対比すれば明らかである。
(2) 取消事由２に対し
ア「進歩性の判断手法に関する判例」につき
原告が引用する知財高裁判決では，「当該発明が容易想到であると判断
するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に
到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではな
く，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存
在することが必要であるというべきであるのは当然である。」と述べ，容
易想到と判断するためには，原告がいう「したであろう示唆」では十分で
はなく，より積極的な「したはずであるという示唆」が必要であるとして
いる。
審決における進歩性の判断手法は，原告引用の上記知財高裁判決が述べ
ているのと同旨であり，審決の進歩性の判断に何ら誤りはない。
イ「甲４発明の示唆（課題，解決手法）」につき
甲４には，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はそ
の誘導体」は，分子量調整剤として記載されているのであって，どこにも
ラジカル捕獲剤として添加するという記載はないのであるから，「ジペン
タメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」の機能をラ
ジカル捕獲剤と置き換える旨の原告の主張は，甲４の記載を自らに都合よ
く拡張するものであり，失当である。
また，原告が主張するように，「ジペンタメチレンチウラムテトラスル
フィド及び／又はその誘導体」以外のラジカル捕獲剤によっても一般的に
同等の効果を得ることができるのが明らかであれば，甲４，甲３２，甲３
３の出願人は，わざわざ特定の化合物で，それぞれ別個に特許出願したり
はせず，「ラジカル捕捉剤」として特許出願したはずである。特定の化合

• 
  30 -
  

物ごとに３件に分けて特許出願したのは，多数のグラフト鎖の分子量調整
剤につき実験を行った結果，特定の化合物についてのみ作用効果が確認で
きたからであることは明らかである。
このように，特定の化合物に関して，同日に，甲４，甲３２，甲３３と
いう３件の特許出願が行われていることは，むしろ，「『ジペンタメチレン
チウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体』以外の化合物でも甲４
に示された解決手法により同等の効果を得ることができる」という原告の
主張が成り立たないことの証左である。
そして，分子量調整機能がラジカル捕獲機能の一種として奏されること
があるとしても，ラジカル捕獲剤の種類及び機能は多種多様であり（酸化
防止剤，重合禁止剤，光安定剤など），ラジカル捕獲剤でありさえすれば，
ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体と同等
の機能・作用効果を奏するはずであるという原告の主張はあまりに飛躍し
ている。
また，甲４記載の作用機序が，どのようなラジカル捕獲剤でも成立する
ような一般的なものでないことは，審決が正しく認定しているとおりであ
る。
以上のとおり，「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」がラジ
カル捕獲剤であることが周知であったとしても，甲４には，「ジペンタメ
チレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」に代えて「ペン
タクロロチオフェノール又はその金属塩」を使用したはずという積極的な
示唆があるとはいえず，甲３２，甲３３の存在も，「ジペンタメチレンチ
ウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」に代えて「ペンタクロロ
チオフェノール又はその金属塩」を使用したはずという積極的な示唆には
ならない。
よって，甲４発明では，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド

• 
  31 -
  

及び／又はその誘導体」により初めてポリブタジエンを主成分とするゴム
分子主鎖を有するゴム組成物において「α，β－モノエチレン系不飽和カ
ルボン酸の金属塩」という特定の構成を有するグラフト鎖に対して作用す
ることができたのであるから，審決の認定に誤りはない。
なお，甲４の従来技術に関する「遊離開始剤」によりグラフト鎖をグラ
フトすること（主鎖に枝を付けること）と，グラフト鎖の長さを調節する
こととは，全く異なる反応であるから，本件発明も甲４発明もラジカル捕
獲剤としての機能で一括して，本件発明が甲４発明から容易であるとする
原告の主張は成り立たない。
また，甲１には，硫黄含有物質が「α，β－エチレン系不飽和カルボン
酸の金属塩」を含むポリブタジエンを，比較的柔軟で，弾力のある，容易
に変形するように作用することが記載されているだけで，原告が主張する
ように，グラフト鎖に作用することなどどこにも記載されていない。
原告の主張は，甲１発明と甲４発明と本件発明とで，そのゴルフボール
を構成する基本組成（ポリブタジエンとアクリル酸金属塩とを含む組成で
あること）が共通していることのみを基に，いずれの硫黄含有物質も「グ
ラフト鎖に対して作用することは，実験等で確かめるまでもなく，当業者
であれば当然に知っていることである」と主張するもので，暴論であるこ
とは明らかである。
ウ「甲４発明の示唆（課題，解決手法）の認定の誤り」につき
原告は，審決が，甲４発明において「ジペンタメチレンチウラムテトラ
スルフィド及び／又はその誘導体」を含有させることによる「より優れた
反発係数および耐久性を有するゴルフボール」を得るという目的及び効果
は，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」
という特定の物質によってもたらされるものと判断せざるを得ないと認定
したのに対し，甲４発明において，「ジペンタメチレンチウラムテトラス

• 
  32 -
  

ルフィド及び／又はその誘導体」をラジカル捕獲剤として添加すれば，分
子量が調整されて「より優れた反発係数および耐久性を有するゴルフボー
ル」を得るという解決手法が示されていることを無視するもので，失当で
ある旨主張する。
しかし，甲４発明が「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び
／又はその誘導体」という特定の化合物を使用することを特徴点とするも
のであって，ラジカル捕獲剤一般に拡張できる発明でないことは前述のと
おりであり，原告の上記主張は理由がない。
エ「進歩性の判断手法の誤り」につき
原告は，審決は進歩性の判断手法を誤った旨主張するが，「本件発明の
特徴に到達したであろうという示唆等が存在すれば，容易想到と判断され
る」との原告の主張が，近時の知財高裁判決の趣旨を誤解したものである
ことは，前述のとおりである。
甲４発明が「ラジカル捕獲剤」一般についての作用機序を開示するもの
ではなく，甲３２，甲３３の存在も，甲４に示された解決手法により，「ジ
ペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」以外の
ラジカル捕獲剤により，同等の効果を得ることができるという結論を導く
ものでない以上，甲４や甲３２，甲３３には「ジペンタメチレンチウラム
テトラスルフィド及び／又はその誘導体」に代えて「ペンタクロロチオフ
ェノール又はその金属塩」を採用したはずという示唆がないというべきで
あり，原告が引用する近時の知財高裁判決に照らしても明らかに進歩性は
肯定されるものであって，審決の進歩性判断手法に誤りはない。
オ「格別な効果の認定の誤り」につき
原告は，本件特許明細書においては，本件特許の「ペンタクロロチオフ
ェノール又はその金属塩」が本件特許出願当時公知の有機硫黄化合物より
も優れているという技術的意義も，それを示す実験例も示されておらず，

• 
  33 -
  

これらと同等の効果を有するという認識しか示されていない以上，進歩性
を基礎付けるものではないと主張し，さらに，審決が甲２０の実験成績証
明書に関し進歩性の根拠を否定するものではないとした判断は誤りである
とも主張する。
しかし，公知技術に対する作用効果の優位性は，構成が容易想到であっ
ても効果が顕著である場合に進歩性を認めるために参酌すべきものであ
る。
前述のとおり，審決において，本件発明は，その構成自体が甲４発明に
基づく容易想到性がないことをもって既に進歩性が認められているのであ
るから，甲２０の原告による実験結果の採否は，審決の結論に影響を与え
るものではない。
また，本件特許明細書には，ペンタクロロチオフェノール又はその金属
塩を添加するのが好ましいことが実施例により裏付けられ，ペンタクロロ
チオフェノール添加の技術的意義が明確に記載されているのであるから，
甲２６のような実験報告書も参酌した上で，甲４発明に対する進歩性の判
断をすることに何ら誤りはない。
この点に関し，審査基準には，引用発明と比較した有利な効果が明記さ
れていない場合であっても，明細書又は図面の記載から当業者がその引用
発明と比較した有利な効果を推認できるときは，意見書等において主張・
立証（実験結果等）された効果を参酌できることが明記されている。
なお，ペンタクロロチオフェノールがゴルフボールの初速性能に関し優
れていることは，本件特許出願後に，原告自身がペンタクロロチオフェノ
ールを使用したゴルフボールに関する特許出願を多数行っていることから
も明らかである。
(3) 取消事由３に対し
原告は，取消事由２における「ラジカル捕獲剤」を「分子量調整剤」に置

• 
  34 -
  

き換えて，取消事由２と同様の主張を展開する。
しかし，甲４発明における「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド
及び／又はその誘導体」が「分子量調整剤」として作用しているとしても，
甲４発明は，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその
誘導体」を使用することにより発明の目的が達成されるものであり，他のい
かなる「分子量調整剤」を使用しても同様な作用効果が奏されることを開示
するものではない。
そして，前述のとおり，甲４の出願人が同日付けで甲３２，甲３３の特許
出願をしていることは，むしろ，他の「分子量調整剤」を使用しても同様な
作用効果が奏されるであろうというような推測は到底成り立たないことを示
すものといえる。
さらに，原告が引用する近時の知財高裁判決の進歩性の判断基準によれば，
「当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に
当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測
が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにした
はずであるという示唆等が存在することが必要」であるが，甲４や甲３２，
甲３３には，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその
誘導体」に代えて「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を採用し
たはずという示唆等が存在しないことは，審決が正しく認定するところであ
る。

top

第４ 当裁判所の判断

１ 請求の原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，当事者間に争いがない。

top

２ 容易想到性の有無

審決は，本件発明は甲１発明又は甲４発明及び周知技術から容易に想到できるものではない等とし，一方，原告はこれを争うので，以下検討する。

top

(1) 本件発明の意義

ア本件特許に係る明細書（平成２０年４月３０日付け訂正認容審決後のもの。甲３０［全文訂正明細書］）には以下の記載がある。

・【産業上の利用分野】

本発明は，飛び性能に優れたソリッドゴルフボールに関する。

・【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

ソリッドゴルフボールには，完全一体成形のワンピースゴルフボールと芯球をカバーで被覆したツーピースゴルフボールと，更には芯球とカバー層との間に１層又は２層以上の中間層を有する多層構造ゴルフボールとがある。

これらのソリッドゴルフボールは，ゴム組成物を加硫成型して得られる弾性部分をその一部（多層構造ボールの芯球）又は全部（ワンピースゴルフボール）に有している。

（略）

しかしながら，ゴルフプレーヤーのゴルフボールの飛び性能に対する要求は非常に強く，従って飛び性能の更なる向上が望まれている。

本発明は，上記事情に鑑みなされたもので，更に飛び性能の向上したソリッドゴルフボールを提供することを目的とする。

・【課題を解決するための手段及び作用】

本発明者は，上記目的を達成するため鋭意検討を行なった結果，ポリブタジエンゴム等の基材ゴムに共架橋剤として不飽和カルボン酸の金属塩を配合したゴム組成物に対し，ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩を添加することにより，これを加硫して得られるゴム弾性体の反溌弾性が向上すること，またこのゴム組成物を用いて多層構造ソリッドゴルフボールの芯球を形成することにより，ボール打撃時の初速度が向上し，優れた飛び性能を示すソリッドゴルフボールが得られることを見い出し，本発明を完成したものである。

従って，本発明は，カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球を，基材ゴムと，不飽和カルボン酸の金属塩と，ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩とを含有するゴム組成物で形成したことを特徴とするソリッドゴルフボールを提供する。

（略）

本発明ソリッドゴルフボールの製造に用いられるゴム組成物は上記基材ゴム，共架橋剤に加えてペンタクロロチオフェノール又はその金属塩を配合したものである。

（略）

本発明のソリッドゴルフボールは，上記ゴム組成物を加熱等により加硫し，成型して，多層構造ソリードゴルフボールの芯球を製造するものであるが，この場合，その製造法，条件等は通常の方法，条件とすることができる。

・【発明の効果】

本発明のソリッドゴルフボールは，上述した構成としたことにより，飛び性能の更なる向上を達成することができる。

以下，実施例及び比較例を示し，本発明を具体的に説明するが，本発明は下記の実施例に制限されるものではない。

（略）

〔実験例〕

第１表に示す配合成分を混合して６種のゴム組成物を調製した。これを金型を用い，１５５℃で２０分間加硫して直径３８．０ｍｍのツーピースゴルフボール用ソリッドコアを製造した。次に，これらをＵＳＧＡ方式に従い，フライホイール式の打撃試験機を用い，ヘッドスピード３８ｍ／ｓｅｃで打撃したときの初速度を測定した。結果を第１表に示す。第１表に示した結果より，ゴム組成物中にペンタクロロチオフェノールの金属塩であるペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩を配合することにより，コア性能（打撃初速度）が向上することが確認された。

イ以上の記載によれば，本件発明は，ソリッドゴルフボールの飛び性能の向上を課題とする発明であり，ポリブタジエンゴム等の基材ゴムに共架橋剤として不飽和カルボン酸の金属塩を配合したゴム組成物に対し，ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩を添加することにより，これを加硫して得られるゴム弾性体の反発弾性が向上すること，またこのゴム組成物を用いて多層構造ソリッドゴルフボールの芯球を形成することにより，ボール打撃時の初速度が向上し，優れた飛び性能を示すソリッドゴルフボールが得られることを見い出し，「飛び性能の更なる向上」との効果を得たものである。

top

(2) 甲１発明の意義

ア引用例１（甲１・以下，訳文による）には，以下の記載がある。

・「発明の背景

本発明は，ゴルフボールに関するものであり，特にショートアイアンその他による競技特性に優れたツーピースボールを製造するのに有用な，改善されたゴルフボールの芯球に関する。

多年に亘り，最高品質のゴルフボールは，バラタ，トランス・ポリイソプレイン，トランス・ポリブタジエン，または，そのようなエラストマーを含む様々な組成物を可塑性の糸巻き芯球の周りに成型することにより作製されてきた。熟練したプレイヤーは，ボールが飛行中にフェードあるいはドローするように，あるいはショートアイアンで打ったときグリーン上で急停止するのに必要なバックスピンを持つように，バラタ被覆された糸巻きボールにスピンを与えることができる。これらの競技特性は，ショートアイアンのプレイにおいて最も重要であり，比較的熟練したプレイヤーによってのみ有意義に利用可能であった。

バラタおよび現在のその人工代替品は，基本的に新素材により取って代わった。プロショップを通してプロゴルファーおよび彼等を真似する者達に販売される数種のゴルフボールを除き，新規の合成ポリマーは好適な被覆材料であった。

新たな合成品のうち，最も一般に使用されるものは商標SURLYN を付したE.I.Dupont de Nemours & Company が販売するイオノマーの製品ラインであった。これらの材料は，オレフィン，典型的にはエチレンと，メタアクリル酸のようなα，βエチレン化不飽和カルボン酸との共重合体を含む。ナトリウムまたは亜鉛のような金属イオンは，コスト利益等，バラタを上回る幾つかの利点を有する熱塑性樹脂となる共重合体の酸性基部分を中性化するために使用される。イオノマーは，ゴルフボールの被覆中で，破断抵抗，引裂き抵抗，一般耐久性および弾力に影響する広範囲な特性を有するよう製造されうる。」（訳文４頁３行～２４行）

・「かかるボールは典型的には別に成型された，固形の弾性芯球を有している。前記芯球は例えば，合衆国特許番号第4,464,075，第4,169,599，第4,165,877 または第4,141,599 に開示された架橋エラストマー組成物のスラグを圧縮成型して製造される。合衆国で販売されている最高品質のツーピースボールは，高シス含有のポリブタジエン，α，βエチレン不飽和モノカルボン酸の亜鉛塩，例えば亜鉛ジまたはモノアクリル酸またはメタアクリル酸，および少量の酸化亜鉛をからなる芯球を有し，伝統的なフリーラジカル開始剤型触媒，典型的には過酸化物により硬化される。

バラタ被覆された糸巻きボールは，容易に切断されかつ非常に高価であるが，ショートアイアン競技特性においては顕著に優位である。ツーピースボールにスピンをかけるのは非常に難しく，従って，フェードまたはドローさせ，正確にチップするのがより難しくなる。しばしば経験あるプレイヤーは，イオノマー被覆ツーピースボールは，それはウッドおよびアイアンでも遠く飛ぶが，不満足な「感じ」を有することを指摘する。

ツーピースボール，即ち固形の，成型された，弾力のある芯球と被覆から構成されるボールは，より高価な糸巻きボールを超える多くの顕著な利点を有している。従って，糸巻きバラタゴム被覆ボールに匹敵する，ショートアイアン競技特性を有するツーピースボールが必要とされている。かかる性質を有するボールは，イオノマー配合被覆ツーピースボールの「距離」も有し，ゴルファーには魅力的であろう。」（訳文５頁３行～１９行）

・「発明の要約

バラタ被覆糸巻きボールに類似した特徴のショートアイアン特性および他の競技特性を有するツーピースボールを製造する鍵は，被覆真下に，柔軟で，弾力のある層を有するボールを構成することであることが，これまで見出されている。柔軟な下層は，打球時に被覆がより変形するのを可能とし，クラブフェースとボール被覆の間の接触面積を増加させ，その結果，より多くのスピンがボールに与えられるのを可能とする。下層部分は，本発明においては，圧縮成型中に芯球の表面層の硬化を調整することにより形成することが好ましい。これは，成型前に，架橋可能なエラストマー組成物のスラグ表面を硬化調整剤に暴露することにより達成できる。芯球の中心部分は，硬化すると弾力で硬くなり，７５以上のShore Ｃ硬度を有し，慣用的な方法で硬化する。表面層は異なった方法で架橋され，より柔軟な弾力層で，通常８０以下のShore Ａ硬度と，１インチの1/32 の厚さ有している。本発明の実施態様である現在好ましいボールは，1/16 インチ以上の外層，例えば約0.072 インチを有し，７５以下の，例えば７４のShore Ａ 硬度を有している。その中心部分は８２またはそれ以上Shore Ｃ硬度を有している。架橋を調整するための好ましい試薬は，チオールやメルカプタン等の硫黄含有物質であり，最も好ましくは元素イオウである。」（訳文５頁２０行～６頁５行）

・「本発明の現在好ましい芯球は，モノまたはジアクリル酸またはメタアクリル酸の亜鉛塩，および酸化亜鉛を混合した，シス含有量の高いポリブタジエンを含む。芯球はその中心部分で，１つまたはそれ以上の慣用される過酸化水素，フリーラジカル開始触媒，および所望によりジイソシアネートで架橋される。外層において，過酸化物架橋は，硫黄含有物質の存在により調整され，その結果，比較的柔軟で，弾力のある，容易に変形する芯球表面層となる。」（訳文６頁２６行～３１行）

・「本発明の好ましい芯球を製造するため，チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質，または最も好ましくは粉末の元素イオウを使用して，上記のタイプの組成物の硬化を変化させる。組成物は，シス含有量の高いポリブタジエン，モノまたはジアクリル酸またはメタアクリル酸の金属塩，好ましくは亜鉛塩，最も好ましくはジアクリル酸亜鉛，少量の酸化亜鉛，およびフリーラジカル開始剤触媒，好ましくは過酸化物を含む。」（訳文９頁２５行～２９行）

・「起きている反応は良くわからないが，配合剤の不飽和組成物間の架橋の複合ネットワークが，硬化調整剤の影響を受けない芯球の中心部分で形成されると思われる。硬化中に芯球の表面層は硫黄含有物質と相互作用する。」（訳文１０頁１７行～１９行）

・「特許請求されるものは以下のとおりである。

１．成型された被覆および別個に成型された，弾力のある，球体の芯球を有スルゴルフボールであって，前記芯球が：

７５以上のShore Ｃ硬度を有する中心部分，および

前記中心部分と一体となり，そこから外側に放射状に配置された，

８０以下のShore Ａ硬度および1/32 インチ以上の厚みを有する外層，

を含むことを特徴とするゴルフボール。

（略）

５．前記芯球が架橋ポリブタジエンを含む，請求項１記載のボール。

６．前記芯球がα，βエチレン不飽和モノカルボン酸金属塩を含む，請求項５記載のボール。

７．前記芯球が亜鉛ジアクリレート，亜鉛ジメタアクリレート，亜鉛モノアクリレート，亜鉛モノメタアクリレートおよびその混合物よりなる群から選択された亜鉛塩を含む，請求項６記載のボール。

８．前記芯球が過酸化物硬化ポリブタジエンを含む，請求項７記載のボール。

（略）

１０．前記外層が硫黄により部分的に架橋されたものである，請求項５記載のボール。」（訳文１２頁８行～３０行）

top
イ以上の記載によれば，甲１発明の背景技術として，従来から使用されてきたバラタを被覆した糸巻きボールは，ショートアイアン競技特性に優れているが，高価であり，また耐久性に問題があること，一方，バラタに代えてイオノマーの被覆を設けたツーピースボールのような合成品は，破断抵抗，引裂き抵抗，一般耐久性に優れているが，ショートアイアン競技特性においては劣ること，イオノマーの被覆を持つツーピースボールの芯球は，高シス含有のポリブタジエン，α，βエチレン不飽和モノカルボン酸の亜鉛塩，少量の酸化亜鉛及び過酸化物からなるエラストマー組成物を硬化したものであることがわかる。

また，甲１発明の課題は，上記従来のツーピースボールの問題点である「ショートアイアン競技特性が劣ること」を解決することであり，その解決手段は，「芯球の成型前に，架橋可能なエラストマー組成物のスラグ表面を硬化調整剤に暴露することにより，芯球の表面層の硬化を調整し，ツーピースボールのイオノマー被覆の真下にある芯球の表面部分に，（芯球の中心部よりも）柔軟で，弾力のある層を設けること」である。

top

(3) 甲４発明の意義

ア引用例２（甲４）には，以下の記載がある。

・「特許請求の範囲

1. 
   ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド及び／又はその誘導体を含有するゴム組成物から形成されるソリッドゴルフボール。
   
   
2. 
   ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド及び／又はその誘導体をゴム成分の０．１～５重量％含有する第１項記載のゴルフボール。
   
   
3. 
   ゴム成分がポリブタジエンゴムを全ゴム成分の９０重量％以上含有する第１項記載のゴルフボール。」（１頁左下欄４行～１３行）
   
   

・「発明の詳細な説明

本発明は新規なソリッドゴルフボールに関する。ソリッドゴルフボールには１つの構成物からなるワンピースゴルフボールとソリッドコアをカバーで被覆したツーピースゴルフボールおよびソリッドコアとカバーとの間に適当な１ないし複数の中間層を有する多層構造のゴルフボールがある。これらのソリッドゴルフボールとして，その反発係数を向上させ，かつ耐衝撃性を向上させるために，α，β－モノエチレン系不飽和カルボン酸の金属塩等の不飽和結合を有するモノマーを共架橋剤として配合したものが知られている。これらのソリッドゴルフボールは，それ自体かなり優れた性能を有しているが，より優れた反発係数および耐久性を有するゴルフボールが要請されている。

従来，ソリッドゴルフボールの組成物に添加されるα，β－エチレン系不飽和カルボン酸金属塩モノマーを添加したソリッドゴルフボールは，これらのモノマーが遊離開始剤によってポリブタジエン主鎖にグラフトされ，共架橋剤として働き，これによりボールに適度の硬さ（コンプレッション圧縮比）と耐久性を与えるものと考えられていた。然しながら，この共架橋された際に生ずるグラフト鎖が長くなると，ポリブタジエンゴムに他のポリマーを配合したのと同様の結果，即ちゴルフボールの反発性能の低下をきたす事となる。

本発明者らは前記α，β－エチレン系不飽和カルボン酸の共架橋に際して生ずるグラフト鎖の長さを調節する事により，適度の硬さと耐久性を付与しながら，同時に反発性能を著しく向上させる事を試みる内，ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド及び／又はその誘導体がグラフト鎖の分子量調整剤として非常に優れた性能を有する事を見出し，本発明を完成した。即ち，本発明はジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド及び／又はその誘導体を含有するゴム組成物から形成したゴルフボールを提供する。」（１頁左下欄１４行～２頁左上欄１３行）

イ以上の記載によれば，甲４発明の課題として，α，β－エチレン系不飽和カルボン酸金属塩モノマーを添加したソリッドゴルフボールは，これらのモノマーが遊離開始剤によってポリブタジエン主鎖にグラフトされ，共架橋剤として働き，これによりボールに適度の硬さ（コンプレッション圧縮比）と耐久性を与えるが，この共架橋された際に生ずるグラフト鎖が長くなると，ゴルフボールの反発性能の低下をきたすことが挙げられている。

そして，甲４発明は，ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体（ＤＰＴＴ）をグラフト鎖の分子量調整剤として用い，グラフト鎖の長さを調節することによって上記課題を解決したものであり，適度の硬さと耐久性があり，同時に反発性能が向上した優れた性能を有するソリッドゴルフボールを提供するものである。

top

(4) 取消事由１（甲１発明からの容易想到性判断の誤り）について

ア審決は，本件発明と甲１発明との相違点につき，前記のとおり「ゴム組成物に関し，本件発明では，『ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩』を含有するのに対し，甲１発明では，『チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質』を含有している点。」と認定した。

top
イところで，証拠によれば，以下の事実が認められる。

(ｱ) 甲２（社団法人日本ゴム協会「ゴム用語辞典」初版・昭和５３年７月１０日発行）には，「チオール」につき「－ＳＨ基を持つ有機化合物のことで，メルカプタンともいう。メルカプタン類はＳＢＲ製造における調節剤として及び加硫促進剤として用いられる。」との記載がある。

(ｲ) 甲３（株式会社東京化学同人「化学大辞典」第１版第７刷・２００５年７月１日発行）には，以下の各記載がある。

・「遊離基開始反応［free radical initiation］ 遊離ラジカルが付加重合を開始する反応のことで，開始剤の分解などによって生じたラジカルが単量体に付加し，連鎖重合のきっかけとなる素反応を指す。」

・「連鎖移動剤［chain transfer agent］ 重合度を調節する目的で重合系に加える連鎖移動を起こしやすい物質。連鎖移動定数ＣＳが１以上のものは移動反応がたいへん起こりやすく，したがって重合体の分子量を調節するのに有効である。」

(ｳ) 甲９（社団法人日本ゴム協会「ゴム用語辞典」初版・１９９７年９月３０日発行）には，「ペプタイザー」（peptizer）につき，「（別）素練促進剤，しゃく解剤原料ゴムの可塑化を早め，素練り作業時間を短縮する目的でゴムに加える薬剤。素練りで切れた分子鎖ラジカルと反応して再結合を抑制し，可塑化を促進するもの。」との記載がある。

(ｴ) 甲１０（H.Fries and R.R.Pandit「MASTICATION OF RUBBER」（日本語訳：ゴムの素練り）と題する論文，１９８１年１１月発行）には，「酸素の存在にかかわらず，チオフェノール類又は芳香族ジスルフィド類は，鎖フラグメントのフリーラジカルを安定化させるためのラジカル受容体として使用することができる」（原文３１０頁２０行～２２行の訳）との記載がある。

(ｵ) 甲１１（S.N.Chakravarty and R.R.Pandit「Effect of RubberCompouding Ingredients on the Peptization Efficiency of ActivatedPentachlorothiophenol」（日本語訳：活性ペンタクロロチオフェノールの素練り効率におけるゴム構成要素の効果）と題する論文，１９７６年発行）には，「ＰＣＴＰは，酸素のない低温素練りにおいて，ラジカルアクセプターとして機能する」（原文６７６頁右欄１１行～１３行の訳）との記載がある。

(ｶ) 甲１４（横山勇「アクチベーター，リターダー，ペプタイザー」と題する論文，１９７７年発行）には，以下の記載がある。

・「ペプタイザーには芳香族メルカプタン類，ジスルフィド類並びにそれらの亜鉛塩などがある。

（略）

芳香族メルカプタン類には，キシレンチオール，ペンタクロロチオフェノール（以下，ＰＣＴＰと略記する）などがあり，・・・。」（６８７頁右欄２１行～下４行）

・「その他ペプタイザーはゴム加工の最初に加えられる薬品であるので，その後のすべての工程や物性に影響のないことが望ましい。」（６８８頁左欄６行～８行）

(ｷ) 甲１５（金子東助「素練り促進剤」と題する論文，ポリマーダイジェスト１９８６年６月発行）には，以下の記載がある。

・「ゴムの素練りとは，原料ゴムの弾性を減らし，一定の可塑度をもたせ，混合以降の加工操作を容易にする操作である。」（７８頁上欄３行～５行）

・「素練り促進剤（peptizer）は主に高温素練りに使用され，素練り時間を短縮し，または低粘度（高可塑化）ゴムを必要とするとき利用される。」（７８頁上欄８行～１１行）

・「(6) 素練り促進剤は酸素の可塑化作用を強める（熱酸化素練り作用の促進）。酸素が存在しないと，素練り促進剤はほとんど作用せず，逆に架橋を起こしてゴムをゲル化することがある。」（７８頁下欄１３行～１７行）

(ｸ) 甲１９（大津隆行「ジチオカルバメート系化合物を用いる高分子合成」と題する論文，日本ゴム協会誌５９巻１２号，１９８６年発行）には，以下の記載がある。

「メルカプトベンツチアゾールやテトラアルキルチウラムジスルフィドなどの硫黄化合物は，ゴムの加硫促進剤などゴム薬品として広く用いられている。それは，これらチオール及びジスルフィド類が容易にラジカル分解し，ゴム分子の開裂などの反応に関与するためである。」（６５８頁左欄２行～６行）

(ｹ) 甲２１（社団法人日本ゴム協会編「ゴム技術入門」，平成１６年３月１０日発行・丸善株式会社）には，「過酸化物架橋」につき以下の記載がある。

「パーオキサイド架橋ともよばれ，硫黄架橋についで多く採用されています。図８．７に示すように架橋剤の有機過酸化物がゴム中で熱分解し，生じたラジカル（化学的に活性な遊離基）がゴムの炭化水素を脱水素し，ラジカル化されたゴム分子どうしが結合し架橋が形成されます。」（７６頁下４行～下１行）

(ｺ) 甲２９（株式会社朝倉書店「高分子辞典」第３版・昭和４９年７月３０日発行）の「参考資料」には，次の記載がある。

「・化学名ペンタクロロチオフェノール（ＰＣＴＰ）

・構造式

」

top

ウ検討

top
(ｱ) 前記(2)のとおり，甲１発明においては，芯球の表面層の硬化を調整し，表面層を柔軟化する目的で「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」「元素イオウ」のような「硬化調整剤」が使用され，この場合の硬化の調整とは，芯球の中心部よりも表面部を柔軟化させることであるから，甲１発明で使用されている芯球を形成するためのエラストマー組成物，すなわち，高シス含有のポリブタジエン，α，βエチレン不飽和モノカルボン酸の亜鉛塩，少量の酸化亜鉛及び過酸化物からなるエラストマー組成物の硬化反応を抑制するものであるといえる。ただし，甲１には，「起きている反応はよくわからない」と記載されているように，「硬化調整剤」使用下での芯球の硬化の具体的な反応機構は明らかではない。

一方，前記イ(ｵ)ないし(ｷ)からすると，ペプタイザー（素練り促進剤）とは，ゴムの素練り加工時に使用される薬剤であって，ゴムを加熱し，素練りした際の酸素による可塑化作用を強めるものであるところ，ペンタクロロチオフェノール（ＰＣＴＰ）はペプタイザーとして知られているものといえる。

また，前記イ(ｱ)，(ｺ)からすれば，ＰＣＴＰは，「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」の範疇に一応入る化合物であるといえるが，「チオール」とは「－ＳＨ基を持つ有機化合物のことで，メルカプタンともいう。」とされるとおり，非常に広範な化合物を含む概念であって，「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」であれば，いかなる化合物でもゴムの硬化反応を抑制するとの技術常識があるとは認められず，ＰＣＴＰが硬化を抑制する化合物であることを認めるに足りる証拠もない。

むしろ，前記イ(ｸ)のとおり，甲１９には，同じく硫黄含有物質の範疇に入るメルカプトベンツチアゾールやテトラアルキルチウラムジスルフィドなどが，ゴムの加硫促進剤（硬化を促進する薬剤）であることが記載されている。

そして，前記イ(ｶ)のとおり，ＰＣＴＰがペプタイザーとして使用されるゴムの素練り加工（可塑化）工程は，ゴムの加工において初期段階の工程であって，ゴムの硬化工程とは，その段階において大きく異なるものである。

以上からすれば，当業者（その発明の属する技術の分野における通常 の知識を有する者）が，甲１発明において硬化調整剤として使用される「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」につき，ＰＣＴＰという特定の化合物を用いることを容易に想到できるとはいえない。したがって，相違点に係る「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を含有する点は，甲１発明，甲２，甲３及び甲２１に記載の技術並びに当該技術分野における技術常識を参酌しても，当業者が容易に想到することができたものであるとは認められないとした審決の結論に誤りはない。

top

(ｲ) 原告の主張に対する判断

ａ 原告は，本件発明につき，公知例である甲１発明の「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」という構成要件を，その下位概念である「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」に限定したものであり，いわゆる選択発明に該当する旨主張する。いわゆる「選択発明」とは，先願発明の構成要件が上位概念で表現されており，その先願発明の実施例として示されていない下位概念を構成要件とする後願の発明が，その構成要件である下位概念のものによって奏される作用効果が異質のものであるとき，又は同質の効果であっても，格段の差異がある場合に認められる。

しかし，前記(ｱ)のとおり，甲１発明における「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」との用語は，高シス含有のポリブタジエン，α，βエチレン不飽和モノカルボン酸の亜鉛塩，少量の酸化亜鉛及び過酸化物からなるエラストマー組成物の硬化反応を抑制する作用を有する化合物を総称する用語として使用されているもので，これが，前述のとおり非常に広範な化合物を含む「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」に形式的に該当するすべての化合物を指すものとは解されない。

しかも，甲１において，硬化調整剤として具体的に示されているのは粉末の元素イオウのみであり，硬化調整剤としての「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」に該当する具体的な化合物については何ら記載されていない上，甲１には「起きている反応は良くわからない」と記載されていること，硫黄含有化合物の中にはゴムの加硫促進剤となるものもあること（甲１９）からすれば，当業者にとって，甲１の記載から，芯球の表面層の柔軟化に有効な化合物がいかなるものであるのか明らかであったとはいえない。

このほか，前記(2)アのとおり，甲１発明では，ゴルフボールの芯球内部の硬度が中心部分と外層とで異なっている上，硫黄（含有物質）の含有箇所が「外層」に限定されており，これらの点において本件発明と相違するというべきである。

以上によれば，そもそもＰＣＴＰが甲１発明の「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」の下位概念であるとは直ちにはいえず，いずれにしても，本件発明が甲１発明に対して選択発明であるとはいえない。

ｂ また，原告は，本件特許出願当初の明細書（特許願，甲５）では，硫黄含有物質は「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」に限定されておらず，広汎な有機硫黄化合物が本件発明に使用でき，本件発明の効果を奏する旨が記載されていたから，本件特許出願人（被告）の出願当時の認識においても，本件発明が甲１発明に比して顕著な効果を奏するものではなく，同等の効果しか有しないと認識していたものである旨主張する。

このほか，原告は，甲１の記載からしても，甲１発明は，現に，飛距離や初速度の向上という本件発明と同様の効果を奏する旨主張する。

しかし，既に検討したとおり，本件発明は，その構成において甲１発明等から容易想到ではないから，効果の顕著性について検討するまでもなく，原告の主張は理由がない。

top

(5) 取消事由２（甲４発明からの容易想到性判断の誤り－その１）について

ア審決は，本件発明と甲４発明との相違点につき，前記のとおり「ゴム組成物に関し，本件発明では，『ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩』を含有するのに対し，甲４発明では，『ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体』を含有している点。」と認定した。

top

イところで，証拠によれば，以下の事実が認められる。

すなわち，甲３２（特開昭５９－２２８８６６号公報，発明の名称「ソリツドゴルフボール」，公開日昭和５９年１２月２２日），甲３３（特開昭５９－２２８８６７号公報，発明の名称「ソリツドゴルフボール」，公開日昭和５９年１２月２２日）には，甲４と同様に，それぞれ「２－（４－モルフォリニルジチオ）ベンゾチアゾール及び／又はその誘導体」，「４，４'－ジチオ－ビス－ジモルフォリン及び／又はその誘導体」をグラフト鎖の分子量調整剤として用い，適度の硬さと耐久性があり，反発性能が向上したソリッドゴルフボールを製造することが記載されている。

top

ウ検討

(ｱ) 前記(3)のとおり，甲４発明においては，ソリッドゴルフボールの組成物に添加されたα，β－エチレン系不飽和カルボン酸金属塩モノマーが遊離開始剤によってポリブタジエン主鎖にグラフトされるが，このグラフト鎖が長すぎると，ボールの反発性能が低下するので，ＤＰＴＴがグラフト鎖の分子量調整剤として用いられ，グラフト鎖の長さを調整するものである。

このように，甲４には，ＤＰＴＴがグラフト鎖の分子量調整剤であり，グラフト鎖の長さを調整することによって，ボールの反発性能が向上することは記載されているが，ＤＰＴＴが具体的にどのような反応機構でグラフト鎖の長さを調節するかについての記載はなく，ＤＰＴＴ以外の他の化合物を同様の目的で使用することに関しても何ら記載されていない。

同様に，甲３２，甲３３にも，反応機構や，「２－（４－モルフォリニルジチオ）ベンゾチアゾール及び／又はその誘導体」，「４，４'－ジチオ－ビス－ジモルフォリン及び／又はその誘導体」以外の薬剤を使用することは記載されていない。

そうすると，当業者が，甲４や甲３２，甲３３の記載から，甲４発明におけるＤＰＴＴと同等に機能する化合物がどのようなものであるかを理解することは困難である。

なお，前記(4)イ(ｲ)ないし(ｹ)からすれば，ペプタイザー（素練り促進剤）は，ゴムの素練り工程において，素練りで切断されたゴム分子鎖に形成されるラジカル（化学的に活性な遊離基）と反応し，切断されたゴム分子鎖同士の再結合を抑制し，可塑化を促進することを目的として添加されるものであり，ペンタクロロチオフェノール（ＰＣＴＰ）が，本件特許出願当時，ペプタイザーとしてのラジカル捕獲剤の機能を有することが当業者に認識されていたものと認められる。

しかし，本件特許出願当時（平成元年５月１１日），ＰＣＴＰが，グラフト鎖の長さを調節する化合物であると知られていたことを認めるに足りる証拠はない。

また，甲４には，ラジカルの捕獲については何ら言及がない上，ラジカル捕獲剤であればすべてがグラフト鎖の長さを調節する機能を有する旨の技術常識や証拠は示されていないから，たとえＤＰＴＴがラジカル捕獲剤であることが理解できたとしても，当業者にとって，甲４発明においてＤＰＴＴに代えて他の化合物を使用して同等の効果を得ることが容易想到とはいえない。

したがって，当業者が，甲４発明において，ＤＰＴＴに代えてＰＣＴＰを用いることが容易想到であったとはいえず，審決の，「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を含有する点は，甲４発明，甲９ないし甲１１に記載の技術，甲１４及び甲１５に記載の技術及び当該技術分野における技術常識を参酌しても当業者が容易に想到することができたものであるとは認められないとした結論に誤りはない。

このように，本件発明は，その構成において甲４発明等から容易想到ではないから，効果の顕著性について検討するまでもない。

top

(ｲ) 原告の主張に対する判断

ａ 原告は，甲４記載の解決手法は，ラジカル捕獲剤としての一般的な作用機序に基づくものであり，ポリブタジエンを主成分とするゴム分子主鎖を有する「ゴム組成物」において，「α，β－モノエチレン系不飽和カルボン酸の金属塩」という特定の構成を有するグラフト鎖に対して作用することは，ラジカル捕獲剤としての一般的な作用機序の適用にすぎないことが明記されている旨主張する。

しかし，前記(ｱ)のとおり，甲４に記載されているのは，ＤＰＴＴがグラフト鎖の長さを調節するという点のみであって，「ラジカル捕獲剤としての一般的な作用機序」は記載されてはいない。

また，原告は，甲４の出願人が甲４の出願日と同日に，異なるラジカル捕獲剤に関して，特許出願を２件行っている（甲３２，甲３３）ことを根拠として，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド及び／又はその誘導体」以外のラジカル捕獲剤により同等の効果を得ることができるのは明らかであると主張するが，甲３２，甲３３は，甲４と同様に，「ラジカル捕獲剤としての一般的な作用機序」を記載するものではないから，甲３２及び甲３３を併せて検討しても，当業者にとって，ＤＰＴＴ，「２－（４－モルフォリニルジチオ）ベンゾチアゾール及び／又はその誘導体」，「４，４'－ジチオ－ビス－ジモルフォリン及び／又はその誘導体」以外の，グラフト鎖の長さを調節する具体的な化合物が明らかであるとはいえない。

ｂ このほか，原告は，被告が，広く有機硫黄化合物一般につきＰＣＴＰと同様の効果があるという前提で本件特許につき出願していたものであるから，これと矛盾する主張をすることは許されないとも主張するが，前述のとおり，ＰＣＴＰを含有する本件発明につき甲４発明等から容易想到でないといえる以上，現時点で，出願当初の本件特許の内容等について主張しても意味がなく，原告の上記主張は理由がない。

top

(6) 取消事由３（甲４発明からの容易想到性判断の誤り－その２）について

ア前記(3)のとおり，甲４発明は，α，β－エチレン系不飽和カルボン酸の金属塩を含有するゴム組成物にジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体（ＤＰＴＴ）をグラフト鎖の分子量調整剤として用い，グラフト鎖の長さを調節することによって，適度の硬さと耐久性があり，同時に反発性能が向上した優れた性能を有するソリッドゴルフボールを提供するものである。

そして，審決は，本件発明と甲４発明との相違点につき，「ゴム組成物に関し，本件発明では，『ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩』を含有するのに対し，甲４発明では，『ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体』を含有している点。」と認定した。

top
イところで，証拠によれば，以下の事実が認められる。

(ｱ) 甲１６（株式会社東京化学同人「アリンジャー有機化学（下）」第１版・１９７６年９月１日発行）には，「・・・チオールは非常に有効な連鎖移動剤であり，このような反応では高分子化はほとんど，あるいは全然起こらない。」との記載がある（８７０頁９行～１０行）。

(ｲ) 甲１８の１（英国特許出願公告明細書第４９７６３８号，発明の名称「ハロゲン－２－ブタジエン－１，３の重合方法」，受付日１９３８年１２月１９日）には（以下，訳文による），「好ましい重合調整剤は，芳香族メルカプト化合物およびメルカプトカルボン酸類である。適した芳香族メルカプタンの例は，チオフェノールおよびその同族体，およびチオクレゾール類，ニトロチオフェノール類およびクロロチオフェノール類などの置換生成物である；チオナフトール類および例えばベンジルメルカプタンのようなメルカプト基が炭化水素の側鎖に含まれる化合物も使用可能である。」との記載がある（訳文２頁下６行～下２行）。

(ｳ) 甲１８の２（特許第１５４６７６号公報，発明の名称「『クロール(2)ブタヂエン(4)・(3)』ヨリ耐久性大ナル『ゴム』 物質ヲ製造スル方法」，公告日昭和１７年９月２５日）には，「調整劑トシテハ・・・『チオフエノール』,『チオナフトール』等モ用ヒ得ベシ」（１頁目下欄７行～１３行），「『特許請求ノ範囲』本文ニ詳記セル如ク『チオール』化合物の鹽類又ハ其酸化型化合物『モノサルフアイド』『ヂサルフアイド』『テトラサルフアイド』及『チオフエノール』，『チオナフトール』ノ存在ノ下ニ金属板ヲ押入シテ重合スルコトヲ特徴トスル『クロロプレン』ノ重合方法」（２頁目上欄１９行～下欄３行）との記載がある。

(ｴ) 甲１８の３（特公昭４３－１２８２３号公報，発明の名称「スチレン－ブタジエンゴムの改良製造法」，公告日昭和４３年５月３０日）には，「今回本発明者らは，・・・特定の連鎖移動剤・・・の存在下にスチレンとブタジエンを乳化共重合させることにより，加硫した場合優れた性質を有するＳＢＲを製造することができることを見い出した。」（１頁右欄下１４行～下７行），「本発明におけるこれら特定の連鎖移動剤の例としては・・・ｐ－クロ， ルメチルチオフエノール・・・等が挙げられる。」（１頁右欄下６行～下１行）との記載がある。

(ｵ) 甲１８の４（特開昭４６－１３４０号公報，発明の名称「オレフイン性ニトリルとジエンラバーの耐衝撃性重合体の製造法」，公開日昭和４６年９月２０日）には，「本発明の方法に於ては，重合体分子量調節剤の初期添加を遅延させ，大部分のオレフイン系不飽和ニトリル例えばアクリロニトリルと，小部分のオレフイン系不飽和カルボン酸エステル例えばアクリル酸エチル又は低級モノオレフイン例えばイソブチレンとを水性媒質中で，共役ジエン単量体のホモポリマー又は共重合体である予備形成したジエンゴムの存在下で重合させる。」（２頁左上欄１３行～２０行），「本発明に於て『連鎖移動剤』，『重合体分子量調節剤』，『重合体連鎖調節剤』，及び『調節剤』と称するは同様な意味を有する。」（３頁左上欄１２行～１４行）との記載がある。また，同様に，「本発明に有用な他の連鎖移動剤としては次のものがある：」（３頁右上欄８行以下）として硫黄含有物質を含む多数の連鎖移動剤が列記されているが，その中に「ペンタクロロチオフェノール」の記載はない。

(ｶ) 甲１８の５（特公昭４９－３３１１１号公報，発明の名称「交互共重合体の分子量調節方法」，公告日昭和４９年９月４日）には，ブタジエン～アクリロニトリル共重合体に関し，「・・・交互共重合触媒の存在下に分子量調節剤として(I)メルカプタン化合物類・・・から選ばれた少なくとも１つの化合物を加えた場合・・・低い分子量を持つ重合体が得られることを見出し，本発明に到達した。」（３頁左欄１３行～２３行），「メルカプタン化合物類としてはメルカプト基を持つ化合物一般である。その具体例としては，・・・チオフエノール，・・・」（３頁左欄４１行以下）との記載がある。

(ｷ) 甲１８の６（特開昭５１－１２４１４５号公報，発明の名称「ポリクロロプレン組成物」，公開日昭和５１年１０月２９日）には，「メルカプタン化合物は重合調節剤として用いられ，・・・チオフエノール・・・などが使用できる。」（２頁右上欄１８行～同左下欄３行）との記載がある。

(ｸ) 甲１８の７（特開昭５２－１５１３８０号公報，発明の名称「共役ジオレフイン系重合体の製造方法」，公開日昭和５２年１２月１５日）には，特許請求の範囲に「アルフイン触媒による共役ジオレフインまたは共役ジオレフインとビニル芳香族炭化水素の（共）重合において，分子量調節剤として・・・(C)・・・メルカプタン類・・・よりなる群から選ばれた少なくとも１種の化合物の混合物を反応系に存在させることを特徴とする共役ジオレフイン系重合体の製造方法。」（１頁左下欄５行～１７行）と記載されているほか，発明の詳細な説明として，「メルカプタン類とは，一般式Ｒ－ＳＨ・・・で表わされる化合物であり，その具体例としては，・・・フエニルメルカプタン（チオフエノール）などが挙げられる。」（３頁右下欄下１行～４頁左上欄１４行）との記載がある。

(ｹ) 甲１８の８（特開昭５２－１５１３８１号公報，発明の名称「共役ジオレフイン系重合体の製造法」，公開日昭和５２年１２月１５日）には，その特許請求の範囲に「アルフイン触媒による共役ジオレフインまたは共役ジオレフインとビニル芳香族炭化水素の（共）重合において，分子量調節剤として，・・・(C)不飽和エーテル，・・・およびメルカプタン類よりなる群から選ばれた少なくとも１種の化合物の混合物を反応系に存在させることを特徴とする共役ジオレフイン系重合体の製造法。」（１頁左下欄５行～１７行）との記載がある。

(ｺ) 甲１９（大津隆行「ジチオカルバメート系化合物を用いる高分子合成」と題する論文，日本ゴム協会誌５９巻１２号，１９８６年発行）には，「一般に，これら硫黄化合物が比較的高温あるいは光照射下で容易にラジカル開裂することは古くより知られており，ビニルやジエンモノマーの重合開始剤，連鎖移動剤及び停止剤として用いられてきた。」（６５８頁左欄７行～１０行）との記載がある。

top

ウ検討

(ｱ) 甲４において，ＤＰＴＴがポリブタジエンとα，β－モノエチレン系不飽和カルボン酸の金属塩を含有するゴム組成物という特定の反応系においてグラフト鎖の長さを調整することによって，ボールの反発性能を向上させることは記載されているが，ＤＰＴＴが具体的にどのような反応機構でグラフト鎖の長さを調節しているかについては記載はなく，ＤＰＴＴ以外の他の薬剤を同様の目的で使用することに関しても何ら記載されていない。

また，前記イのとおり，甲１６には，チオールが連鎖移動剤であること，甲１８の１にはチオフェノールやクロロチオフェノール類がハロゲン－２－ブタジエンを重合する際の重合調整剤であること，甲１８の２には，チオフェノールがクロロプレンを重合する際の重合調整剤であること，甲１８の３には，ｐ－クロルメチルチオフェノールがスチレン-ブタジエンゴム製造の際の連鎖移動剤であること，甲１８の５には，ブタジエン－アクリロニトリル共重合体の分子量調節剤の例としてチオフェノールがあること，甲１８の６には，チオフェノールがポリクロロプレン重合の際の重合調節剤であること，甲１８の７には，チオフェノールが共役ジオレフィン系重合体製造の際の分子量調節剤であること，甲１８の８には，メルカプタン類が共役ジオレフィン重合体製造の際の分子量調節剤であること，甲１９には，硫黄化合物がビニルやジエンモノマーの重合開始剤，連鎖移動剤および停止剤として用いられることがそれぞれ記載されている。また，甲１８の４の記載からすれば，「連鎖移動剤」，「重合体分子量調節剤」，「重合体連鎖調節剤」，「調節剤」は，ほぼ同等の意味を表す用語であるものと解される。

しかし，ＰＣＴＰ自体については，上記掲記の証拠には具体的に記載されていない。そして，前記(4)イ(ｺ)のとおり，ＰＣＴＰは，チオフェノールにつき５つの塩素で置換したものであるのに対し，クロロチオフェノールは，チオフェノールにつき１つの塩素で置換した化合物を指すところ，塩素で置換した個数によって当該有機化合物が大きく異なる性質を示す可能性があることは技術常識ともいうべきであって，前記甲１８の１に記載されている「クロロチオフェノール類」に，塩素の置換個数が全く異なるＰＣＴＰが包含されるとはいえない。

しかも，これらの証拠に示されているのは，共役ジエンモノマーを主な単量体とし，高分子量の重合体を重合する際に使用される薬剤に関する事項であり，これらの証拠上の記載が，甲４発明におけるグラフト反応，すなわち単量体の種類も，重合して得られる重合体鎖の長さも異なる反応について，示唆を与えるものとはいえない。このように，これらの証拠には，ＰＣＴＰがα，β－モノエチレン系不飽和カルボン酸の金属塩のポリブタジエンに対するグラフト重合を調節することが示唆されているとはいえない。

したがって，当業者にとって，甲１６，甲１８の１ないし３，同５ないし８，甲１９において「重合調整剤」「連鎖移動剤」「分子量調節剤」などと呼ばれる薬剤が，甲４発明におけるＤＰＴＴと同様に，グラフト鎖の長さを調節するものであることが明らかとはいえない。

なお，甲１８の４は，ジエンゴム重合体の存在下でオレフィン系不飽和ニトリルとオレフィン系不飽和カルボン酸エステル又は低級モノオレフィンを重合することに関する技術を開示するものであって，これは，甲４発明のグラフト重合反応に類似するものといえるが，甲１８の４には，「連鎖移動剤」として多数の硫黄含有化合物が列挙されているにもかかわらず，ＰＣＴＰは記載されていないことから，むしろ，ポリブタジエンに他のモノマーをグラフト重合する際に，ＰＣＴＰを分子量調整剤として用いることは知られていなかったことが窺われる。

以上のとおり，甲４発明において，ＤＰＴＴに代えてＰＣＴＰを使用することは，当業者が容易に想到し得ることではないというべきであり，審決が，相違点に係る「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を含有する点について，甲４発明並びに甲３，甲９，甲１６，甲１８の１ないし８及び甲１９に記載の技術及び当該技術分野における技術常識を参酌しても，当業者が容易に想到することができたものであるとは認められないとした点に誤りはない。

このように，本件発明は，その構成において甲４発明等から容易想到ではないから，効果の顕著性について検討するまでもない。

top
(ｲ) 原告の主張に対する判断

ａ 原告は，甲４においてＤＰＴＴを分子量調整剤として添加することにより，分子量が調整されて「より優れた反発係数および耐久性を有するゴルフボール」を得るという課題が達成されるところ，分子量調整剤であることが周知であるクロロチオフェノール類のうちＰＣＴＰを選択することは当業者であれば容易であるから，甲４発明から出発して本件発明の特徴点に到達できることは明らかである旨主張する。

しかし，前記(ｱ)のとおり，甲４には，ＤＰＴＴ以外の化合物が使用できることの示唆はなく，甲４発明のものとは異なる種類の単量体や反応系における分子量調整剤が甲４発明のＤＰＴＴに代えて使用できるとはいえない。しかも，前述のとおり，クロロチオフェノールとＰＣＴＰとは，塩素の置換個数において全く異なる化合物であるから，仮にクロロチオフェノールが分子量調整剤として知られていても，そこから直ちにＰＣＴＰが分子量調整剤として知られているとはいえない。

ｂ また，原告は，甲４の出願人が甲４の出願日と同日に特許出願を２件行っている（甲３２，甲３３）ことを根拠として，甲４に示された解決手法により，「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド及び／又はその誘導体」（ＤＰＴＴ）以外の分子量調整剤により，同等の効果を得ることができるのは明らかである旨主張するが，前記(5)ウ(ｲ)ａのとおり，当業者にとって，甲４，甲３２及び甲３３に開示された化合物以外に，グラフト鎖の長さを調節する具体的な化合物が明らかであるとはいえない。

ｃ このほか，原告は，甲４発明の「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド及び／又はその誘導体」（ＤＰＴＴ）は，分子量調整剤としての一般的な作用機序が記載されているだけで，特定のグラフト鎖であることの特殊性は一切記載されていない旨主張するが，既に検討したとおり，実際には，甲４において記載されているのはＤＰＴＴがグラフト鎖の長さを調節するという点のみであって，「分子量調整剤としての一般的な作用機序」は記載されていない。

top

３ 結論

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決の結論に誤りはない。

よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第１部裁判長裁判官中野哲弘- 62 -裁判官東海林保裁判官矢口俊哉
top

Last Update: 2011-03-02 11:26:57 JST

top
……………………………………………………判決末尾，top
メインサイト（Sphinx利用），知財高裁のまとめ，MY facebook，知的財産法研究会，ITと法律研究会，フェイスブック活用法研究会（実践編）