知財高裁平成２３年７月２７日判決（平成２２年（ネ）第１００８０号 譲受債権請求承継参加申立控訴事件）
http://tyosaku.hanrei.jp/hanrei/cr/9243.html
【コメント】
話題にはなりましたが，契約の解釈が争点となります。
著作権，複製権と書いてあれば，
「著作権」「複製権」には，「翻案権」は含まない旨は説得力ありますね。
第２ 事案の概要
以下，略語は，原判決と同様のものを用いる。また，原判決の別紙第一目録，第
二目録及びウルトラマンキャラクター一覧表（別紙一覧表）を，いずれも引用する。
本件は，参加人が，別紙第二目録記載の各著作物（本件著作物）の著作権者であ
る被告に対し，①第１審脱退原告（脱退原告）は，別紙第一目録添付の契約書（本
件契約書）に記載された内容の契約（本件契約）に基づき，被告から，本件著作物
の日本以外の国における独占的利用権（本件独占的利用権）の許諾を受けた，②被
告は，日本以外の国において，第三者に対し，本件著作物や，同著作物の製作後に
被告が製作したいわゆるウルトラマンキャラクターの登場する映画作品及びこれら
を素材にしたキャラクター商品の利用を許諾している，③上記②の被告の行為は，
本件契約に違反するものであり，被告は，脱退原告に対し，本件契約の債務不履行
に基づく損害賠償義務ないし上記②の第三者から得た許諾料につき不当利得返還義
務を負う，④参加人は，脱退原告から，上記の損害賠償請求権及び不当利得返還請
求権を譲り受けた，と主張して，上記損害賠償請求権の一部請求又は上記不当利得
返還請求権の一部請求（選択的請求）として，１億円及びこれに対する平成１８年
５月２６日（被参加事件の訴状送達の日の翌日）から支払済みまで商事法定利率年
６分の割合による遅延損害金（不当利得返還請求の場合は，民法704条前段所定
の年５分の割合による法定利息。）の支払を求めた事案である。
原判決は，参加人主張の被告の債務不履行のうち，被告が，バンダイ（当審にお
ける被告補助参加人。以下「補助参加人」という。）に対し，平成８年９月１日か
ら平成９年１２月３１日まで，別紙一覧表記載(1) の各キャラクター（旧ウルトラ
マンキャラクター）に属する５個のキャラクターについて韓国等の外国における利
用権をライセンスし，当該ライセンス期間を現在に至るまで更新している行為が本
件契約の債務不履行に当たり，脱退原告にライセンス料相当額の損害が発生してお
り，かつ，当該ライセンス料相当額について脱退原告に損失が生じ，被告が利得し
たと認定した上，本件契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権については一部商
事消滅時効が成立するため，不当利得返還請求権に基づく認容額の方がより高額で
あるとして，参加人の請求のうち，被告に対する不当利得返還請求に基づき１６３
６万３６３６円及びこれに対する平成１８年５月２６日から支払済みまで年５分の
割合による法定利息の支払を求める限度で認容し，その余の請求を棄却した。
当裁判所の判断
「「参加人は，本件契約の第3条３．２にいう制作権（Production Right）に，本件
著作物の二次的著作物を制作する権利ないし翻案権が含まれることを前提として，
被告が，本件契約に基づき，本件著作物及びそこに登場するウルトラマンキャラク
ター（旧ウルトラマンキャラクター）に類似するキャラクター（新ウルトラマンキ
ャラクター）の利用を第三者に許諾してはならない義務を負う旨主張する。しかし，
参加人の主張は失当である。制作権（Production Right）の通常の語義からすれば，
本件著作物の二次的著作物を制作する権利ないし翻案権が含まれると理解すること
は困難であり，本件契約において，特に，『制作権（Production Right）』の語に
そのような権利が含まれると解すべき事情があるとも認められない。また，本件契
約の第3条３．４に著作権（Copyright ）と記載されているところ，『著作権
（Copyright ）』の語に著作権の支分権である翻案権が含まれるとするならば，同
３．３に『複製権』と記載されていることと整合しないから，上記『著作権
（Copyright ）』に支分権である翻案権が含まれるとは解されない。したがって，
被告が，本件契約に基づき，新ウルトラマンキャラクターの利用を第三者に許諾し
てはならない義務を負うとはいえない。」」
2011年3月28日月曜日
商標：【商標の使用…否定】「事実認定」：（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年(ネ)第１００８４号販売差止等請求控訴事件））
目 次
商標：【商標の使用…否定】「事実認定」：（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年(ネ)第１００８４号販売差止等請求控訴事件））
知的財産高等裁判所第３部「飯村敏明コート」
平成22(ネ)10084 販売差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟
平成23年03月28日 知的財産高等裁判所
（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年(ネ)第１００８４号販売差止等請求控訴事件））
【商標の使用…否定】「事実認定」
判示
第２ 事案の概要
１ 原審の経緯等
以下，略語については，当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
本件は，別紙「原告登録商標目録」記載の本件商標権を有する原告が，別紙「被告標章目録」記載１の被告標章１を包装に付した別紙「商品目録」記載の被告商品（クッション）を販売し，又は販売のために展示し，別紙「被告標章目録」記載２の被告標章２を被告商品に関する広告（被告カタログ，被告ウエブサイト）に使用している被告に対し，被告使用の上記被告各標章は，別紙「原告登録商標目録」記載の本件登録商標及び原告の商品等表示として周知又は著名な「ドーナツ枕」の表示とそれぞれ類似する標章（表示）であるから，被告の上記各行為は，原告の本件商標権の侵害行為に当たるとともに，不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項１号又は２号の不正競争行為に当たる旨主張して，商標法３６条又は不競法３条に基づいて，被告各標章を包装に付した被告商品の販売等の差止め等を求めるとともに，商標法３６条，民法７０９条又は不競法４条に基づいて，損害金２３１０万円及びその遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は，①被告商品の包装箱に付した被告標章１の使用，被告カタログ及び被告ウエブサイトにおける被告標章２の各使用は，いずれも，被告商品が中央部分を取り外すと，中央部分に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識させるものであって，商品の出所を想起させるものではないと認められ，商標としての使用（商標的使用）には当たらないから，「登録商標に類似する商標の使用」（商標法３７条１号）に該当することを前提とする商標法３６条に基づく差止請求及び民法７０９条に基づく不法行為損害賠償請求は理由がない，②被告商品の包装箱，被告ウエブサイト及び被告カタログに表示された被告各標章は，同様の理由により，被告の商品であることを示す商品等表示（不競法２条１項１号，２号）には当たらないから，不競法３条に基づく差止請求及び同法４条に基づく損害賠償請求も理由がない旨判断して，原告の請求をいずれも棄却した。
これに対し，原告は，原判決を不服として本件控訴を提起した。
第３ 当裁判所の判断
当裁判所も，被告各標章は，被告商品の出所識別表示として使用されているものではないから，その使用が「登録商標に類似する商標の使用」（商標法３７条１号）には該当せず，被告の商品であることを示す「商品等表示」（不競法２条１項１号，２号）にも当たらないとした原判決の判断は，正当であると判断する。
その理由は，以下のとおり当審における原告の主張に対する判断を付加訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第４ 当裁判所の判断」（原判決３０頁１２行～４６頁２１行）に記載のとおりであるから，これを引用する。
原判決３０頁１３行目を「１ 商標的使用か否か―――事実認定」に改める。
原判決３０頁２３行目から３１頁４行目「そこで，」までを削除する。
原判決３１頁１８行目から２０行目に掛けての「上段の文字部分と下段の文字部分とが一体的に認識され，被告標章１全体から自然に『ドーナツクッション』の称呼が生じるものと認められる」を「上段の文字部分及び下段の文字部分は，一体的なまとまりのある『ドーナツクッション』と認識される。」と改める。
原判決３１頁２５行目の「被告標章２の各文字」から３２頁１行目の「認められる。」までを「被告標章２の各文字は，一体的なまとまりのある『ドーナツクッション』と認識される。」と改める。
原判決３２頁４行目から５行目に掛けての「両者が外観上不可分であるとまでは認められないので，」を「判断の便宜上」と改める。
原判決３３頁５行目から６行目に掛けての「『ドーナツ椅子』，『ドーナツウォッチ』などの『ドーナツ』の語を商品名に冠した商品が販売されていた」を「『ドーナツ椅子』，『ドーナツチェアー』『ドーナツウォッチ』などの『ドーナツ』の語を先頭に付した商品が，第三者によって販売されていた」に改める。
原判決３３頁８行目の「『ドーナツチェア』」を「『ドーナツチェアー』」に改める。
原判決３４頁１２行目冒頭から２３行目末尾までを削除する。
原判決３５頁１行目冒頭から３５頁１７行目末尾までを，以下のとおり改める。
「上記の点と前記アの認定を総合すれば，『ドーナツクッション』の語から，一般的には，中央部分に穴のあいた円形，輪形のクッション，あるいは，このような円形，輪形に似たクッションの観念が生じると認められる。
(ｲ) これに対し， 原告は，ドーナツの語を冠した複合語から，一般的に『中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似た形状の物』等が想起されることはない旨主張する。しかし，原告の主張は，失当である。
すなわち，前記のとおり，『ドーナツ』には，穴のあいた円形，輪形の形から，そのような形状と結びついた物との観念を生じると解するのが自然である。そして，『ドーナツ盤』，『ドーナツ椅子』等の『ドーナツ』を冠した複合語の用例があることをも勘案すれば，『ドーナツ』を冠した複合語からは，『ドーナツ』とそれに続く語との間の『型』又は『形』の語が省略されていたとしても，『中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似た形状の物』の観念が想起されるものと認められる。なお，原告は，中央部分に穴があるのはＬＰレコードもＥＰレコードも同じであるとも主張する。しかし，ＬＰレコードの中心部の穴はＥＰレコードの中心部の穴に比べて極めて小さく，美観上は，その小さな穴を捨象しても差し支えない程度のものであるのに対して，ＥＰレコードは，中心部に大きな穴があるとの印象を強く与える。そのような点を考慮するならば，ＥＰレコードのみが『ドーナツ盤』と呼ばれることも，上記の結論に反するものではなく，ごく自然な用例といえる。
また，原告は，『ドーナツ椅子』，『ドーナツウォッチ』，『ドーナツスピン』などの用例は，特殊なものであり，このような用例があったとしても，『ドーナツ』から『中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似た形状』との観念が生じると解することはできないと主張する。しかし，原告の上記主張も採用の限りでない。すなわち，ウエブサイト上のインターネット通販『Ｙahoo！ショッピング』の『ウッディストア・アクア』においては，『ドーナツ椅子』及び『ドーナツイス』が，中心部分に穴のある円形椅子に関して，中央部分に穴のない『丸形椅子』とは区別されて，表示されている（乙１５）。また，株式会社ニーズのホームページにおいても，中央部分に穴のある，医療機関用の丸形椅子が『ドーナツチェアー』と表記されている（乙１６）。さらに，『ドーナツスピン』についても，フィギアスケートのスピン技の名称として広く知られている（乙４０，４１）。その他，『ドーナツウォッチ』（乙３３），『ドーナツ星雲Ｍ５７』（乙３７，３８），『ドーナツターン』（乙４２。自動車の運転方法）のような用例は，いずれも，中空部分を有する形状の物を指す語として使用されている。これらの『ドーナツ』を冠した複合語の用例は，『中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似た形状』との観念を有する点において共通する。したがって，原告の上記主張は，理由がない。」
原判決３５頁１８行目冒頭から３７頁１６行目の末尾までを，以下のとおり改める。
「ウ 『ドーナツクッション』の語を含んだ宣伝広告，販売等の状況
(ｱ) 株式会社岸タンス店作成の平成２１年９月２９日付け証明書（乙４３），有限会社シーワン作成の同日付け証明書（乙４４），株式会社ユニークポイント作成の同年１０月７日付け証明書（乙４５），N作成の同日付け証明書（乙４６），株式会社インフィストデザイン作成の同日付け証明書（乙４７），株式会社幕傳作成の同月９日付け証明書（乙４８）及びダブリュー・エンド・ジー・パブリックリレーションズ株式会社作成の同日付け証明書（乙４９）中には，上記各事業者が，それぞれ取り扱っているクッションに『ドーナツクッション』という表示を継続的に使用している旨，クッションの取引業界においても，『ドーナツクッション』という表示のうち『ドーナツ』の部分を西洋菓子のドーナツの形状のように中央に切欠き部や窪みを設けた形状を意味するものとして使用している旨の記載部分がある。また，スキャン・グローバル・ロジスティックス株式会社作成の平成２１年１２月１５日付け報告書（乙２１４）中にも，同社は，『ドーナツクッション』という表示のうち『ドーナツ』の部分を西洋菓子のドーナツの形状のように中央に切欠き部や窪みを設けた形状を意味するものと認識している旨の記載部分がある。
(ｲ) 乙５０ないし９０，９２ないし１１１によれば，『ドーナツクッション』の語を付した多数のクッション商品が，中央部分に穴のあいた円形，輪形及び矩形(乙６４)の形状のクッションの写真などとともに，宣伝広告され，販売される例が，数多く存在する。これらの商品は特定の製造者，販売者による商品に限られるものではないから，一般需要者において，『ドーナツクッション』の語について，特定の出所を表す記載であると認識することはないと解するのが自然である。
このうち，レハティームジャパン株式会社作成の『reha team ２００５福祉用具カタログ』には，中央部に切欠きを設けた形状ではなく，窪みのある形状の『床ずれ予防』商品が，その写真とともに，『ナーシングラッグドーナツパッド』と表記されて，販売に付されている(乙２０)。
(ｳ) ウエブサイトにおける商品紹介では，例えば，中央部に切欠きを設けた矩形のクッションの写真とともに，姿勢矯正用のクッションの宣伝広告の説明がされているが，その説明文中には，『ドーナツクッションにもなっているので，産後・・お尻の痛いあなたにも』との説明がある（乙６４）。同説明中の『ドーナツクッション』の部分は，尻部に負担を与えない中央部に切欠きないし窪みを設けた形状の商品であることを端的に示していると理解される。また，ウエブサイトにおける通信販売の商品紹介では，『セシールおすすめのドーナツクッションです。』との記載があるが，同記載も，特定の『ドーナツクッション』の語を，特有の形状を有することを示すために使用していると理解される(乙８５)。さらに，ウエブサイトにおける需要者の意見として，『２日くらいでドーナツクッション無しでも座れる感じでした。』，『退院後もドーナツクッションが手放せなかったそうです。』，『ドーナツクッションなしでも楽勝でした』等の記載があり，同記載例も，前後の文脈から，『ドーナツクッション』の語を，尻部に負担を与えない中央部に切欠きないし窪みを設けた特有の形状を示す意味で使用していると理解される(乙８２，８３)。
(ｴ) また，前記のとおり，一般的に，『商品の形状を指す語』と『商品の用途を指す語』とを前後に組み合わせることによって，商品の性質等をわかりやすく表記する工夫は，例えば，『風船の形状をした椅子』を『バルーンチェア』と表記したり，『三日月の形状をした枕』を『クレセントボディピロー』と表記したりするようにしばしば行われることであり，特に，商品の宣伝広告，販売において，通常みられる(乙５１)。
(ｵ) 上記認定した諸事実を総合すれば，『ドーナツクッション』の語は，これに接した需要者等において，中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似たドーナツ様の形状をしたクッションを指すものと認識し，特定の出所を表示するものとして認識することはないと解するのが相当である。この場合に，需要者等において，『ドーナツクッション』から，円形，輪形又はこれに似た形状のみを認識するのか，中央部に切欠きないし窪みを有する形状を認識するかについては，個別具体的な宣伝広告の態様や商品そのものの形態等を総合して，個別具体的に判断される筋合いであるといえる。」
原判決３７頁１８行目から１９行目の「『ドーナツクッション』の称呼が生じる被告標章１全体から」を「被告標章１から」に改める。
原判決３７頁２３行目の冒頭から２４行目の「生じることからすると」までを，「前記(1)イと同様の理由により，」に改める。
原判決３８頁１８行目の後に，行を改め，以下のとおり加える。
「ウ 原告は，各テンピュール商標は，被告のハウスマークとしての商標にすぎないから，被告各標章についてその出所表示機能を否定する根拠とはならないと主張する。しかし，原告の上記主張は採用の限りでない。すなわち，被告商品の包装箱に接した一般消費者は，被告標章１について，被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び包装箱の説明文と相俟って，被告商品が中央部分を取り外すことによって，その中央部分に穴のあいた輪形に似た形状となるクッションであるとの特徴を説明する目的で用いられたものであると認識するものと解される。また，被告ウエブサイト及び被告カタログにおける被告標章２についても，一般消費者は，同様の目的で用いられたものであると認識すると解される。よって，原告の上記主張は採用の限りでない。
また，原告は，テンピュール商標 1 及び３は，テンピュール商標２のように著名な商標であるとまではいえない以上，テンピュール商標 1 及び３の表示をもって，被告各標章の出所表示機能を否定する根拠とすることはできないとも主張する。しかし，原告の上記主張も，採用の限りでない。すなわち，たとえテンピュール商標1 及び３がテンピュール商標２のように著名な商標であるとまではいえないとしても，その図形と文字の組合せには特徴があり，その使用態様からみて需要者の注意を惹くものであることなどからすれば，需要者は，テンピュール商標 1 及び３が，当該商品の出所表示機能を有する部分であると認識すると認められる。したがって，原告の上記主張は採用の限りでない。
また，原告は，ウエブサイトのホームページ左上欄の表示は，当該サイトの通信販売業者が誰であるのかを示すものであるから，被告ウエブサイトのホームページ左上欄にあるテンピュール商標３が出所識別表示に当たるとはいえないと主張する。
しかし，原告の上記主張も採用の限りでない。すなわち，被告ウエブサイトのホームページ（甲６）には，その下段に『テンピュールはテンピュール・ジャパンの登録商標です。』との説明文があること，当該ホームページの最上部には『テンピュール・ジャパン｜製品』とのホームページを特定する記載があり，さらに最下部にも『http://www.tempur-japan.co.jp/goods/goods/other/cushion/doughnut.html 』とのホームページを特定する記載があることに照らせば，需要者において当該サイトの通信販売業者が『テンピュール・ジャパン』であって，テンピュール商標３が商品の出所識別表示であると理解するものといえる。したがって，原告の上記主張は採用の限りでない。
さらに，原告は，被告はテンピュール商標２の使用を許諾された者にすぎず，商標権者ではないから（乙２９８），自らを商標権者であるとするかのような不正確なテンピュール商標２に係る説明文（「テンピュールはテンピュール・ジャパンの登録商標です」）をもって同商標に出所表示機能を認めることはできないと主張する。しかし，原告の上記主張も，採用の限りでない。すなわち，被告は，テンピュール商標２の専用使用権の設定登録を適法に受けた者であって（乙２９８），『テンピュールはテンピュール・ジャパンの登録商標です』との説明文は，必ずしも被告の専用使用権と矛盾するとはいえないから，原告の上記主張は採用の限りでない。」
原判決３８頁２１行目の「低反発素材を用いた本体とカバー等からなり，」を「テンピュール社製造に係る低反発素材を用いた，椅子の座部などに載置して使用するもので，腰を下ろしたときに，その弾力性によって衝撃や振動等を和らげるクッションであり，」に改める。
原判決３９頁４行目の「(ｱ)ａ」を「(ｱ)」に，２２行目の「ｂ」を「(ｲ)」に，４０頁２０頁目の「ｃ」を「(ｳ)」に，４１頁１行目の「ｄ」を「(ｴ)」に，それぞれ改める。
原判決４１頁８行目冒頭から４３頁１４行目末尾までを削除する。
原判決４３頁２１行目の②を③に，２２行目の③を④に改める。
原判決４３頁２４行目冒頭から４４頁１４行目末尾までを削除する。
原判決４４頁２６行目冒頭から４５頁１８行目末尾までを削除する。
原判決４５頁１８行目の次に，行を改め，次のとおりの記載を加える。
「２ 商標的使用か否か―――判断
上記の認定事実に基づいて，被告各標章の各表記態様が商標的使用であるか否かについて，判断する。
top
(1) 被告商品の包装箱における被告標章１の表記について
ア 被告商品の包装箱の表記態様について
前記のとおり，①被告商品の包装箱には，被告標章１が合計５個（表面，裏面，右側面，上面及び下面（底面）に各１個）表示されているところ，表面，裏面及び右側面の被告標章１は，被告商品の本体について，取り外された楕円筒形の中央部分とその取り外し後に楕円形の穴があいた本体のイメージ図と一緒に表示されていること，②被告商品の包装箱の表面には，テンピュール商標１及び『中央にスーパーソフトな素材を用いてデリケートな部分を優しくサポート お産の後の妊婦さんや痔でお悩みの方などにお薦めのシートクッション。中央部分にはスーパーソフトなテンピュールRを用いて安らげる座りごこちを提供します。』との説明文が，裏面には，テンピュール商標１及び『・・・スーパーソフト部分は着脱が可能となっています。』との説明文が表示されていること，③右側面，上面及び下面（底面）の被告標章１は，テンピュール商標１と一緒に表示されていること，④被告標章１から中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状のクッションあるいはこのような円形，輪形に似た形状のクッションの観念が生じること，⑤各テンピュール商標（テンピュール商標１ないし３）は，被告が販売する商品とともに全国放送のテレビ番組，新聞，雑誌等でたびたび紹介され，『テンピュール』の標準文字からなるテンピュール商標２は，平成２０年７月当時までに，被告が販売する商品の商標として著名となっていたことを総合すると，被告商品の包装箱に接した取引者，需要者は，被告商品の包装箱に付されたテンピュール商標１，及び説明文中の『テンピュールR』の表示をもって，被告の出所表示であると認識すると解するのが相当である。
イ 『ドーナツクッション』の語を付したクッション商品に対する認識
前記のとおり，①『ドーナツクッション』の語を付した多数のクッション商品が，中央部分に穴のあいた円形，輪形及び矩形の形状のクッションの写真や図などとともに，宣伝広告され，販売される例が，存在し，これらの商品は特定の製造者，販売者による商品に限られるものではないことから，一般需要者において，『ドーナツクッション』の語について，特定の出所を表す表記であるとは認識されていないこと，②一般消費者においても，ウエブサイト等の書き込みにおいて，『ドーナツクッション』の語を，特有の形状を有するクッションとの意味で使用しており，特定の出所を示すものとして使用していない例が少なくないこと，③『商品の形状等を指す語』と『商品の種類を指す語』とを前後に組み合わせることによって商品をわかりやすく表記することは，一般に行われていることからすれば，被告標章１の出所識別力は極めて弱いといえる。
ウ 以上の経緯を総合するならば，被告商品の包装箱に接した一般消費者は，被告標章１について，被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び上記②の説明文と相俟って，被告商品が中央部分を取り外すと，中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し，商品の出所を想起するものではないものと認められる。
そうすると，被告標章１が被告商品の包装箱において商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから，被告商品の包装箱における被告標章１の使用は，商標としての使用（商標的使用）に当たらないというべきである。
エ これに対し，原告は，以下のとおり主張するが，いずれも理由がない。
(ｱ) 被告商品の包装箱には，被告標章１以外には，被告商品の商品名に該当する表示は一切ないこと，表面及び裏面の商品の説明文に商品の種類を示す表示として『シートクッション』という語が用いられていることから，被告標章１は，被告商品の出所を表示するものとして使用されていると主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり採用できない。すなわち，被告商品の包装箱の表面には，『お産の後の妊婦さんや痔でお悩みの方などにお薦めのシートクッション。中央部分にはスーパーソフトなテンピュールRを用いて安らげる座りごこちを提供します。』との説明文，同裏面には，『抜群のコンビネーションが自然な座りごこちを実現 テンピュールRのドーナツクッションは，一見すると通常のシートクッションと変わりませんが，デリケートな部分が触れるところをスーパーソフトのテンピュールRで構成することにより，自然な座りごこちを実現しています。・・・』との説明がされ，『シートクッション』の語は，被告商品が着座して使用するクッションであることを意味するものとして用いられていることが認められる。『シートクッション』の語が，このような文脈で説明的に用いられたからといって，『ドーナツクッション』からなる被告標章１が商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられていることの根拠となるものではない。
(ｲ) 原告は，被告商品は，四角形に近い形状であるから，『ドーナツクッション』より生じる観念とは一致しないと主張する。
しかし，原告の上記主張も採用の限りでない。すなわち，被告商品は，その外縁がやや四角形に近いとはいえ，その中央部分を取り外した場合には楕円形の穴が中央部分にできるものであって，取り外した状態では全体として，『中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似た形状』であるといえるから（甲５の１，甲５の３），原告の上記主張は採用の限りでない。
(ｳ) 原告は，被告商品は，その中央部分を取り外さないで使用することが推奨されている上，たとえ取り外したとしても，その中身は，肌色のデザイン性のない中綿であるので（甲２４２の３～６），一般消費者としては，被告商品に付属している四角形の穴のないカバーを取り付けて利用するはずであるといえるから（甲２４２の１～８），被告商品が『中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似た形状』であると理解されるとはいえないと主張する。
しかし，原告の上記主張は採用の限りでない。すなわち，被告商品の包装箱には被告商品の中央部分を取り除いてカバーを取り付ける前の，楕円形の穴が内側にあいている状態が明確に図示されており，その状態はクッションとしては特徴的なものであって，『スーパーソフトの素材を使用した中央部分は取り外し可能。着座にデリケートになっている方におすすめです。』（甲６），『お産の後の妊婦さんや痔でお 悩みの方などにお薦めのシートクッション』（甲４４の１，２，甲４５の１）との説明文等があることからみても，需要者がそれらの商品特性を理解して，被告商品に付された『ドーナツ』の語句が『中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似た形状』を表現したものであると理解するといえる。
したがって，中央部分を取り外す前の状態又はカバー取付後の状態を強調して上記の理解が生じ得ないとする原告の前記主張は採用の限りでない。
(ｴ) 原告は，商標が商品の形状を説明する機能を有すると同時に出所表示機能をも果たすことはあり得るから，被告各標章が形状表示機能を有するとしても，そのことが，出所表示機能を否定する根拠とはならないと主張する。
しかし，原告の上記主張は採用の限りでない。すなわち，被告各標章の表記態様，各テンピュール商標の存在や，説明文等をも総合考慮すれば，被告各標章は，出所の表示として使用されているものとはいえない。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
(2) 被告ウエブサイトにおける被告標章２の表記について
前記のとおり，被告ウエブサイトの表記態様については，別紙６の写真に示すとおりであり，①中央部に，被告標章２が表示され，その下にカバーが取り付けられた被告商品の写真が掲載されていること，②写真右側に，『スーパーソフトの素材を使用した中央部分は取り外し可能。着座にデリケートになっている方におすすめです。』との説明文が記載されていること，③左側上部に，テンピュール商標３と構成が同一で色彩が異なる標章が掲載されていること，④下部に，『テンピュールはテンピュール・ジャパンの登録商標です』との文章が掲載されていること，⑤被告標章２から中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状のクッションあるいはこのような円形，輪形に似た形状のクッションの観念が生じること，⑥『テンピュール』の標準文字からなるテンピュール商標２は，平成２０年７月当時までに，被告が販売する商品の商標として著名となっていたことが認められる。
上記の事実のほかに，前記(1)のイ記載のとおり，『ドーナツクッション』の語を付したクッション商品に対する一般取引者及び需要者の認識に照らすならば，被告標章２の出所識別力は極めて弱いといえることを総合すると，被告ウエブサイトの上記部分に接した一般消費者においては，被告標章２について，上記説明文と相俟って，被告商品が中央部分を取り外すと，中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し，商品の出所を想起するものではないものと認められる。
そうすると，被告標章２が被告商品のウエブサイトにおいて商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから，被告商品のウエブサイトにおける被告標章２の使用は，本来の商標としての使用に当たらないというべきである。
(3) 被告カタログにおける被告標章２の表記について
前記認定のとおり，被告カタログにおける被告標章２の表記は，①表表紙の中央上部に，『テンピュールR総合カタログ』，『２００９Autumn-２００９Winter』との文字，『ＴＥＭＰＵＲ』の文字，テンピュール商標３と構成が同一で色彩が異なる標章が記載されていること，②被告商品を紹介している部分において，上から順に，被告標章２と構成が同一で，文字色が黒色の文字標章，被告商品の写真，『スーパーソフトの素材を使用した中央部分は取り外し可能。着座にデリケートになっている方におすすめです。』との説明文が記載されていること，③裏表紙の中央部に，テンピュール商標３と構成が同一で色彩が異なる標章が記載されていること，④また，被告ウエブサイトには，被告販売に係る他の商品も表記されているが，例えば，『座布団』，『トランジットピロー』，『New トラベルピロー』など，他の商品についても，およそ出所識別を有しない一般名詞が用いられていること，⑤被告標章２から中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状のクッションあるいはこのような円形，輪形に似た形状のクッションの観念が生じること，⑥『テンピュール』の標準文字からなるテンピュール商標２は，平成２０年７月当時までに，被告が販売する商品の商標として著名となっていたことが認められる。
上記の事実に前記(1)のイ記載のとおり，『ドーナツクッション』の語を付したクッション商品に対する一般取引者及び需要者の認識に照らすならば，被告標章２の出所識別力は極めて弱いといえることを総合すると，被告カタログの上記部分に接した一般消費者においては，上記説明文と相俟って，被告商品が中央部分を取り外すと，中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し，商品の出所を想起するものではないものと認められる。
そうすると，被告標章２と構成が同一で，文字色が黒色の文字標章が被告カタログにおいて商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから，被告カタログにおける被告標章２と構成が同一で，文字色が黒色の文字標章の使用は，本来の商標としての使用に当たらないというべきである。」
原判決４５頁１９行目の「(6)」を「(4)」に改める。
原判決４５頁１行目の「２ 争点２－１」を「３ 争点２－１」に改める。
原判決４６頁２２行目の冒頭から，２４行目末尾までを，以下のとおり改める。
「４ 小括
以上のとおり，①『ドーナツ』の語には，穴のあいた円形，輪形の形をした物の観念が含まれており，『ドーナツ盤』，『ドーナツ椅子』，『ドーナツスピン』，『ドーナツ星雲』等の『ドーナツ』を冠した複合語の用例が存在していることを総合すると，『ドーナツ』を冠した複合語からは，『ドーナツ』とそれに続く語との間の『型』又は『形』の文字が付加されていない場合であったとしても，『中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似た形状の物』の観念が想 起されること，②被告商品の包装箱，被告ウエブサイト又は被告カタログには，その出所識別表示としては，各テンピュール商標が別に存在しており，被告標章１（ドーナツ／クッション）又は２（ドーナツクッション）については，被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び包装箱の説明文等と相俟って，被告商品がその中央部分を取り外すと，中央部分に穴のあいた輪形に似た形状となるクッションであることを説明するために用いられたものであると需要者において認識し，商品の出所を想起するものではないといえることなどに鑑みれば，被告各標章は，被告商品の出所識別表示として使用されているものではないと認められるから，その使用が『登録商標に類似する商標の使用』 （商標法３７条１号）には該当せず，被告の商品であることを示す『商品等表示』（不競法２条１項１号，２号）にも当たらないというべきである。
その他，原告は，縷々主張するが，いずれも採用の限りでない。
５ 結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原判決は相当であって，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。」
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯 村 敏 明
裁判官
齊 木 教 朗
裁判官
武 宮 英 子
「被告標章目録」
１
２
「商品目録」
商品名：ドーナツクッション
販売元：被告
「原告登録商標目録」（甲３，４）
登録商標
登録番号 第８２２９５１号
出願年月日 昭和４２年１１月１０日
登録年月日 昭和４４年６月２４日
更新登録日 平成２１年１月１３日
商品の区分及び指定商品
第２０類「クッション，座布団，まくら，マットレス」
第２２類「衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿」
第２４類「布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，
布団側，まくらカバー，毛布」
24
「被告商標目録」
１ 登録番号 第４３５５２６７号（乙２９８，３０２，３０３）
出願日 平成１１年５月１４日
設定登録日 平成１２年１月２８日
更新登録日 平成２１年１２月２２日
商標権者 ダン－フォーム・アンパルトセルスカプ
専用使用権の設定登録日 平成２０年１０月３１日
専用使用権の範囲 地域 日本
期間 本商標権の存続期間中（平成２２年１月２８
日まで）
内容 「指定商品 第１０類 医療用まくら 医療
用クッション，医療用マットレス，医療用
の補助器具及び矯正器具，その他の医療用
機械器具 第２０類 クッション，座布
団，まくら，マットレス」
登録商標
25
２ 登録番号 第４５６６２７８号（乙２９９，３０４）
出願日 平成１２年５月１日
設定登録日 平成１４年５月１０日
商標権者 ダン－フォーム・アンパルトセルスカプ
専用使用権の設定登録日 平成２０年１０月３１日
専用使用権の範囲 地域 日本
期間 本商標権の存続期間中（平成２４年５月１０
日まで）
内容 「指定商品 第１０類・・・，第２０類 ・・・
クッション，座布団，まくら，マットレ
ス・・・」
登録商標 テンピュール（標準文字）
３ 国際登録番号 第９６１０００号（乙３０１）
国際登録日 平成２０年３月１２日（２００８年３月１２日）
登録日 平成２１年１２月２５日（２００９年１２月２５日）
商標権者 Ｄａｎ－Ｆｏａｍ ＡｐＳ
登録商標
縮小版
【商標の使用…否定】「事実認定」
あてはめ例
イ 『ドーナツクッション』の語を付したクッション商品に対する認識
前記のとおり，①『ドーナツクッション』の語を付した多数のクッション商品が，中央部分に穴のあいた円形，輪形及び矩形の形状のクッションの写真や図などとともに，宣伝広告され，販売される例が，存在し，これらの商品は特定の製造者，販売者による商品に限られるものではないことから，一般需要者において，『ドーナツクッション』の語について，特定の出所を表す表記であるとは認識されていないこと，②一般消費者においても，ウエブサイト等の書き込みにおいて，『ドーナツクッション』の語を，特有の形状を有するクッションとの意味で使用しており，特定の出所を示すものとして使用していない例が少なくないこと，③『商品の形状等を指す語』と『商品の種類を指す語』とを前後に組み合わせることによって商品をわかりやすく表記することは，一般に行われていることからすれば，被告標章１の出所識別力は極めて弱いといえる。
ウ 以上の経緯を総合するならば，被告商品の包装箱に接した一般消費者は，被告標章１について，被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び上記②の説明文と相俟って，被告商品が中央部分を取り外すと，中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し，商品の出所を想起するものではないものと認められる。
そうすると，被告標章１が被告商品の包装箱において商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから，被告商品の包装箱における被告標章１の使用は，商標としての使用（商標的使用）に当たらないというべきである。
H230331現在のコメント
Last Update: 2011-03-31 15:13:00 JST
……………………………………………………判決末尾，top
メインサイト（Sphinx利用），知財高裁のまとめ，MY facebook，弁護士・弁理士 岩原義則，知的財産法研究会，ITと法律研究会，弁護士・弁理士サービスのフェイスブック活用研究会
特許：【特許法６７条の３第１項１号の基準】「基準」，【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」（最高裁判決引用） 等：（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７８号審決取消請求事件））
目 次
特許：【特許法６７条の３第１項１号の基準】「基準」，【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」（最高裁判決引用） 等：（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７８号審決取消請求事件））
知的財産高等裁判所第３部「飯村敏明コート」
平成22(行ケ)10178 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成23年03月28日 知的財産高等裁判所
（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７８号審決取消請求事件））
【特許法６７条の３第１項１号の基準】「基準」，【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」（最高裁判決引用） 等
判示・縮小版省略
H230331現在のコメント
と同旨です。
【特許法６７条の３第１項１号の基準】が判断されています。
Last Update: 2011-03-31 13:54:36 JST
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特許：【特許法６７条の３第１項１号の基準】「基準」，【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」（最高裁判決引用） 等：（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７７号審決取消請求事件））
目 次
特許：【特許法６７条の３第１項１号の基準】「基準」，【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」（最高裁判決引用） 等：（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７７号審決取消請求事件））
知的財産高等裁判所第３部「飯村敏明コート」
平成22(行ケ)10177 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成23年03月28日 知的財産高等裁判所
（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７７号審決取消請求事件））
【特許法６７条の３第１項１号の基準】「基準」，【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」（最高裁判決引用） 等
判示
第２ 争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「抗ウィルス性置換１，３－オキサチオラン」とする特許第２６４４３５７号の特許（平成２年２月８日出願〔優先権主張：平成元年２月８日，米国〕，平成９年５月２日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は１２である。）の特許権者である。
原告は，平成１７年３月２４日，本件特許につき，３年６月１０日の特許権の存続期間の延長登録の出願（特許権存続期間延長登録願２００５－７０００２９号。以下「本件出願」という。）をし，延長の理由として，平成１６年１２月２４日に次の処分（以下「本件処分」という。）がされたことを主張した。
(1) 延長登録の理由となる処分
平成１４年法律第９６号（平成１７年４月１日施行）による改正前の薬事法１４条１項（以下「薬事法」という。）に規定する医薬品に係る同項の承認
(2) 処分を特定する番号
承認番号２１６００ＡＭＺ００６５３０００号
(3) 処分の対象となった物
ラミブジンおよび硫酸アバカビル
(4) 処分の対象となった物について特定された用途
ＨＩＶ感染症
原告は，本件出願について，平成１９年１２月２６日付けで拒絶査定を受けたので，平成２０年４月１４日，これに対する不服の審判（不服２００８－９２４７号事件）を請求した。
特許庁は，平成２２年１月２６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，同年２月５日，その謄本を原告代理人に送達した。
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２ 特許請求の範囲
本件特許の願書に添付された明細書（設定登録時のもの。甲１）の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，これらの請求項に係る発明を項番号に対応して，「本件発明１」などといい，これらをまとめて「本件発明」という。）。
３ 審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり，理由の概要は次のとおりである。
本件処分の対象となった物はラミブジン及び硫酸アバカビルであり，本件処分の対象となった物について特定された用途はＨＩＶ感染症であるところ，平成１２年３月２９日，ラミブジンが有効成分として記載されるエピビル錠について，［効能又は効用］を，「下記疾患患者におけるジドブジンとの併用療法 ＨＩＶ感染症」から「下記疾患患者における他の抗ＨＩＶ薬との併用療法 ＨＩＶ感染症」と変更する医薬品製造承認事項一部変更承認（以下「本件先行処分」という。判決注 審決にいう「先の処分」と同じである。）がなされた。本件先行処分は，ＨＩＶ感染症の治療におけるジドブジンとの併用療法を，有効成分をラミブジンと他の抗ＨＩＶ薬とする併用療法に変更するものであるから，実質的に，本件先行処分の対象となった物は「ラミブジンおよび他のＨＩＶ薬」であり，本件先行処分の対象となった物について特定された用途は「ＨＩＶ感染症」である。
そして，硫酸アバカビル（ザイアジェン錠）は，本件先行処分時に既に販売されていた医薬品であり，その効能・効果はＨＩＶ感染症であって，用法・用量として，通常，成人には他の抗ＨＩＶ薬と併用されるものであるところ，本件処分は，ラミブジン（エピビル錠）と抗ＨＩＶ薬である硫酸アバカビル（ザイアジェン錠）との併用療法が行われていたが，この２種類の抗ＨＩＶ薬を合剤とすることに関して審査がなされ，合剤であるカイベクサ錠に対して承認がなされたものである。そうすると，本件先行処分でいうラミブジン（エピビル錠）と併用する「他のＨＩＶ薬」には，当時既に販売されていた抗ＨＩＶ薬であって，他の抗ＨＩＶ医薬と併用されていた硫酸アバカビル（ザイアジェン錠）が含まれる。
したがって，本件処分と本件先行処分とは，処分の対象となった物及び処分の対象となった物について特定された用途のいずれにおいても重複し，本件発明の実施に本件処分が必要であったとは認められないから，本件出願は特許法６７条の３第１項１号に該当し，特許権存続期間の延長登録を受けることができない。
第４ 当裁判所の判断
当裁判所は，本件出願に対し，本件先行処分があったことを理由として，本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとした審決の判断には，特許法６７条の３第１項１号の解釈・適用の誤り（取消事由１）があり，その誤りは，審決の結論に影響するから，審決を取り消すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
従来，先行処分がされた後に，さらに処分（後行処分）がされ，後行処分があったことを理由とする延長登録の出願の可否が争われた事案においては，仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合（なお，本件においては，先行処分に基づく存続期間の延長はされていない。甲１３参照）には，その特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点（特許法６８条の２）を踏まえて検討されてきた。本件においても，例外ではなく，審決は，特許法６７条の３第１項１号の解釈に当たっては，同法６８条の２の規定と整合させるべきであるなどとして，結論を導いている。
しかし，仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合に，特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという論点は，特許法６７条の３第１項１号の要件の充足性（特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否か）と，常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ，本件を含む，特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては，拒絶すべきとの査定（審決）の根拠法規である特許法６７条の３第１項１号の要件適合性を検討することが必須である。そこで，この観点から検討する。
top
１ 取消事由１（特許法６７条の３第１項１号の解釈・適用の誤り）について
審決は，前記第２，３のとおり，本件先行処分が本件処分の前にされていたから，本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとして，本件出願は特許法６７条の３第１項１号に該当し，特許権存続期間の延長登録を受けることができないと判断した。
しかし，審決の上記判断には，以下のとおり誤りがある。
top
(1) 特許法６７条の３第１項１号の趣旨等
ア 特許法６７条の３第１項１号の要件
特許法６７条の３第１項は，柱書きにおいて，「審査官は，特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは，その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と，１号において，「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と，それぞれ規定している。
上記規定によれば，特許法の存続期間の延長登録の出願に関し，同条１項１号所定の拒絶査定をするための処分要件は，「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」のみであり，また，その主張，立証責任は，拒絶査定をする被告において負担すると解すべきである。
この点，被告は，特許権の存続期間に関する特許法６７条２項において，「特許権の存続期間は，その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的，手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために，その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは，５年を限度として，延長登録の出願により延長することができる。」と規定されていることから，延長登録をすべき旨の査定をするためには，特許法６７条の３第１項１号所定の「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」との要件が充足されるのみならず，さらに「当該処分の目的，手続等からみて，当該処分を的確に行うには，相当の期間を要する処分である（こと）」との，明文には存在しない付加的な要件も充足されるべきであると主張する。さらに，被告は，「当該処分の目的，手続等からみて，当該処分を的確に行うには，相当の期間を要する処分である（こと）」との要件を充足するためには，「薬事法上の承認の場合には，『相当の期間を要する』ものとしての実質を有する新薬に対する承認処分，すなわち，当該医薬品の『有効成分』及び『効能・効果』についての審査をした新薬に対する承認」に該当する場合に限定されるべきであると主張する。
しかし，被告の同主張は，以下のとおり，失当である。すなわち，特許法６７条２項の「当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定める」との部分は，どのような処分を特許権の存続期間の延長の理由とすべきかに関して，特許法が政令に委任するに当たり，処分の目的・手続等の観点から一定の制約を設けた規定にすぎないのであって（なお，特許法施行令３条において，薬事法の承認と農薬取締法の登録が規定されている。），上記の事項が，個別的具体的な事案において，延長登録をすべき旨の査定をするための処分要件になるものではない。
のみならず，特許権の存続期間の延長登録の制度が制定された当初（昭和６２年改正法が施行された昭和６３年１月１日当時）は，特許発明の実施をすることができなかった期間が２年を超えることを延長登録の要件としていたが，その後，同要件が廃止された（平成１１年法律第４１号）ことに照らしても，「当該処分を的確に行うには相当の期間を要すること」が，延長登録の要件に含まれるというような解釈が採用できないことは明らかである。また，「薬事法上の承認の場合には，『相当の期間を要する』ものとしての実質を有する新薬に対する承認処分，すなわち，当該医薬品の『有効成分』及び『効能・効果』についての審査をした新薬に対する承認」に限定されるべきであるとの被告の主張も，採用の限りでない。
top
イ 特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨
特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は，以下のとおりである。
すなわち，「その特許発明の実施」について，特許法６７条２項所定の「政令で定める処分」を受けることが必要な場合には，特許権者は，たとえ，特許権を有していても，特許発明を実施することができず，実質的に特許期間が侵食される結果を招く（もっとも，このような期間においても，特許権者が「業として特許発明の実施をする権利」を専有していることに変わりはなく，特許権者の許諾を受けずに特許発明を実施する第三者の行為について，当該第三者に対して，差止めや損害賠償を請求することが妨げられるものではない。したがって，特許権者の被る不利益の内容として，特許権のすべての効力のうち，特許発明を実施できなかったという点にのみ着目したものである。）。そして，このような結果は，特許権者に対して，研究開発に要した費用を回収することができなくなる等の不利益をもたらし，また，一般の開発者，研究者に対しても，研究開発のためのインセンティブを失わせるため，そのような不都合を解消させて，研究開発のためのインセンティブを高める目的で，特許発明を実施することができなかった期間，５年を限度として，特許権の存続期間を延長することができるようにしたものである。
なお，政令で定められた薬事法の承認や農薬取締法の登録は，いわゆる講学上の許可に該当し，製造販売等の行為が，一般的抽象的に禁止され，各行政法規に基づく個別的具体的な処分を受けることによってはじめて，当該行為を行うことが許されるものであるから，特許権者が，許可を得ようとしない限り，当該製造販売等の行為を禁止された法的状態が継続することになる。しかし，特許法は，特許権者が，許可を得ようとしなかった期間も含めて，特許発明を実施することができなかったすべての期間（５年の限度はさておいて）について，存続期間延長の算定の基礎とするのではなく，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった期間，すなわち，当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間に限って，存続期間延長の対象とするものである。この点については，「その特許発明の実施をすることができない期間」とは，「政令で定める処分」を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちの28いずれか遅い方の日から，当該「政令で定める処分」が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間を意味するとした判例（最高裁判所平成１０年（行ヒ）第４３号平成１１年１０月２２日・民集５３巻７号１２７０頁参照）からも明らかである。（なお，政令で定められた薬事法の承認行為に，安全性等を確認するという公認的な性格があったとしても，承認行為が，一般的抽象的に禁止された法的状態を解消させるという法律効果を有することに対し，何らかの影響を与えるものではない。）。
このように，特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった特許権者に対して，「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について，当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間，特許権の存続期間を延長するという方法を講じることによって，特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図った制度であるということができる。そうとすると，「その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」との事実が存在するといえるためには，①「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除されたこと，及び②「政令で定める処分」によって禁止が解除された当該行為が「その特許発明の実施」に該当する行為（例えば，物の発明にあっては，その物を生産等する行為）に含まれることが前提となり，その両者が成立することが必要であるといえる。
以上の点を前提として整理する。特許法６７条の３第１項１号は，「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と，審査官（審判官）が，延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから，審査官（審判官）が，当該出願を拒絶するためには，①「政令で定める処分」を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと，又は，
②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかを論証する必要があるということになる（なお，特許法６７条の２第１項４号及び同条２項の規定に照らし，「政令で定める処分」の存在及びその内容については，出願人が主張，立証すべきものと解される。）。換言すれば，審決において，そのような要件に該当する事実がある旨を論証しない限り，同号所定の延長登録の出願を拒絶すべきとの判断をすることはできないというべきである。
top
ウ 被告の主張について
被告は，特許権の存続期間延長登録制度が創設された昭和６２年法律第２７号による法改正の経緯に関する資料等（乙２ないし７）を論拠として，法改正は，「新薬」に対する薬事法所定の承認があった場合に，特許権の存続期間の延長が許されることを予定していた旨主張する。
しかし，被告の主張は失当である。
すなわち，乙２ないし５を検討しても，被告の主張に沿った解釈を根拠づけるような記載は見当たらない。また，乙７は，上記改正法を審議・成立させた当時の国会議事録であるが，これによっても，国会において，被告の解釈を前提とするような審議がされた事実は認められず，むしろ，特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分は，薬事法所定の承認に限らないものであり，後に特許法施行令に追加された農薬取締法などに拡大することについて審議されたことが認められる（１０ないし１１頁）。
また，通商産業省（当時）及び特許庁の内部資料である「法令審査原案および関係資料」（乙６）には，被告の主張に沿う部分があるが，上記資料に記載された見解は，法案が作成された当時の通商産業省及び特許庁担当職員の認識を示すものにすぎず，上記のとおり，国会の審議が，そのような認識を前提としてされた事実はない以上，上記担当職員の当時の認識に即して，法解釈をしなければならない理由は見いだせない。
したがって，被告の上記主張は採用の限りではない。
top
(2) 本件事案について
上記(1) の観点に基づき，本件出願について，特許法６７条の３第１項１号の要件に該当する事実，すなわち，①「政令で定める処分」を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと，又は，②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかの立証が尽くされているか否かを検討する。
まず，甲２，５，１３，上記第２，１記載の事実及び弁論の全趣旨によれば，本件処分の対象である本件医薬品は，本件特許の設定登録日（平成９年５月２日）よりも後である平成１３年６月１３日に臨床試験が開始され，平成１６年１２月２４日に本件処分を受けたことが認められる。これに対して，被告は，本件処分によっては本件医薬品の製造等に係る禁止が解除されていないことを立証しない。したがって，前記①の要件，すなわち「『政令で定める処分』を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえない」との要件を充足していない。
次に，甲１，２，１３，上記第２，１記載の事実及び弁論の全趣旨によれば，本件特許の登録された通常実施権者であるグラクソ・スミスクライン株式会社が本件処分を受けたが，本件処分の対象となった物は「ラミブジンおよび硫酸アバカビル」，処分の対象となった物について特定された用途は「ＨＩＶ感染症」であり，本件医薬品はラミブジンと硫酸アバカビルの合剤であること，本件発明１２は，「請求項１から９のいずれかに記載の式（Ⅰ）で表される化合物を付加的な活性成分と組み合わせて含む，抗ウイルス用医薬組成物。」であることが認められる。そうすると，文言上，ラミブジンと硫酸アバカビルの合剤は「抗ウイルス用医薬組成物」に該当し，ラミブジンは，本件特許の明細書の請求項５ないし７に記載されるシス－２－ヒドロキシメチル－５－（シトシン－１´－イル）－１，３－オキサチオランであって，「請求項１から９のいずれかに記載の式（Ⅰ）で表される化合物」に該当し，硫酸アバカビルは活性物質であるから，「付加的な活性成分と組み合わせて含む」という要件も充足することとなり，本件医薬品の製造は，本件発明の実施に該当する行為に含まれると解される（この点につき，被告は明らかに争わない。）。一方，被告は，本件処分によって禁止が解除された行為（本件医薬品の製造）が本件発明の実施に該当する行為に含まれないことを立証しない。したがって，前記②の要件，すなわち「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれない」との要件も充足しないといえる。
なお，本件処分の前である平成１２年３月２９日に，本件先行処分が存在し，本件先行処分を受けたのは，本件特許の登録された通常実施権者であるグラクソ・ウェルカム株式会社（平成１８年３月１４日にグラクソ・スミスクライン株式会社に表示の変更をした。）である（甲１３）。しかし，本件医薬品の製造には，本件先行処分の存在によってもなお，薬事法上，本件処分を受けることが必要であったものであるから，上記の点は結論を左右しない。
したがって，本件出願について，特許法６７条の３第１項１号の要件に該当する事実があるといえず，本件出願が同号に該当するとしてこれを拒絶した審決には誤りがあり，結論に影響を及ぼすことは明らかである。
２ 小括
以上のとおり，原告主張の取消事由１には理由があるから，その余の争点について判断するまでもなく，審決は違法として取り消されるべきである。これに対し，被告は，上記以外にも縷々反論するが，いずれも採用の限りでない。
第５ 結論
よって，原告の請求は理由があるから，審決を取り消すこととして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部裁判長裁判官飯 村 敏 明
縮小版
［特許法６７条の３第１項１号の解釈に当たっての同法６８条の２の規定との関係］「解釈態度」
「仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合に，特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという論点は，特許法６７条の３第１項１号の要件の充足性（特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否か）と，常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ，本件を含む，特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては，拒絶すべきとの査定（審決）の根拠法規である特許法６７条の３第１項１号の要件適合性を検討することが必須である。」（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７７号審決取消請求事件））
［特許法６７条の３第１項１号の要件］「解釈」
「特許法６７条の３第１項は，柱書きにおいて，「審査官は，特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは，その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と，１号において，「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と，それぞれ規定している。
上記規定によれば，特許法の存続期間の延長登録の出願に関し，同条１項１号所定の拒絶査定をするための処分要件は，「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」のみであり，また，その主張，立証責任は，拒絶査定をする被告において負担すると解すべきである。」（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７７号審決取消請求事件））
【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」（最高裁判決引用）
「特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は，以下のとおりである。
すなわち，「その特許発明の実施」について，特許法６７条２項所定の「政令で定める処分」を受けることが必要な場合には，特許権者は，たとえ，特許権を有していても，特許発明を実施することができず，実質的に特許期間が侵食される結果を招く（もっとも，このような期間においても，特許権者が「業として特許発明の実施をする権利」を専有していることに変わりはなく，特許権者の許諾を受けずに特許発明を実施する第三者の行為について，当該第三者に対して，差止めや損害賠償を請求することが妨げられるものではない。したがって，特許権者の被る不利益の内容として，特許権のすべての効力のうち，特許発明を実施できなかったという点にのみ着目したものである。）。そして，このような結果は，特許権者に対して，研究開発に要した費用を回収することができなくなる等の不利益をもたらし，また，一般の開発者，研究者に対しても，研究開発のためのインセンティブを失わせるため，そのような不都合を解消させて，研究開発のためのインセンティブを高める目的で，特許発明を実施することができなかった期間，５年を限度として，特許権の存続期間を延長することができるようにしたものである。
なお，政令で定められた薬事法の承認や農薬取締法の登録は，いわゆる講学上の許可に該当し，製造販売等の行為が，一般的抽象的に禁止され，各行政法規に基づく個別的具体的な処分を受けることによってはじめて，当該行為を行うことが許されるものであるから，特許権者が，許可を得ようとしない限り，当該製造販売等の行為を禁止された法的状態が継続することになる。しかし，特許法は，特許権者が，許可を得ようとしなかった期間も含めて，特許発明を実施することができなかったすべての期間（５年の限度はさておいて）について，存続期間延長の算定の基礎とするのではなく，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった期間，すなわち，当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間に限って，存続期間延長の対象とするものである。この点については，「その特許発明の実施をすることができない期間」とは，「政令で定める処分」を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちの28いずれか遅い方の日から，当該「政令で定める処分」が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間を意味するとした判例（最高裁判所平成１０年（行ヒ）第４３号平成１１年１０月２２日・民集５３巻７号１２７０頁参照）からも明らかである。（なお，政令で定められた薬事法の承認行為に，安全性等を確認するという公認的な性格があったとしても，承認行為が，一般的抽象的に禁止された法的状態を解消させるという法律効果を有することに対し，何らかの影響を与えるものではない。）。
このように，特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった特許権者に対して，「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について，当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間，特許権の存続期間を延長するという方法を講じることによって，特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図った制度であるということができる。そうとすると，「その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」との事実が存在するといえるためには，①「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除されたこと，及び②「政令で定める処分」によって禁止が解除された当該行為が「その特許発明の実施」に該当する行為（例えば，物の発明にあっては，その物を生産等する行為）に含まれることが前提となり，その両者が成立することが必要であるといえる。」（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７７号審決取消請求事件））
【特許法６７条の３第１項１号の基準】
「特許法６７条の３第１項１号は，「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と，審査官（審判官）が，延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから，審査官（審判官）が，当該出願を拒絶するためには，
①「政令で定める処分」を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと，又は，
②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかを論証する必要があるということになる（なお，特許法６７条の２第１項４号及び同条２項の規定に照らし，「政令で定める処分」の存在及びその内容については，出願人が主張，立証すべきものと解される。）。換言すれば，審決において，そのような要件に該当する事実がある旨を論証しない限り，同号所定の延長登録の出願を拒絶すべきとの判断をすることはできないというべきである。 」（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７７号審決取消請求事件））
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ウ 被告の主張について
被告は，特許権の存続期間延長登録制度が創設された昭和６２年法律第２７号による法改正の経緯に関する資料等（乙２ないし７）を論拠として，法改正は，「新薬」に対する薬事法所定の承認があった場合に，特許権の存続期間の延長が許されることを予定していた旨主張する。
しかし，被告の主張は失当である。
すなわち，乙２ないし５を検討しても，被告の主張に沿った解釈を根拠づけるような記載は見当たらない。また，乙７は，上記改正法を審議・成立させた当時の国会議事録であるが，これによっても，国会において，被告の解釈を前提とするような審議がされた事実は認められず，むしろ，特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分は，薬事法所定の承認に限らないものであり，後に特許法施行令に追加された農薬取締法などに拡大することについて審議されたことが認められる（１０ないし１１頁）。
また，通商産業省（当時）及び特許庁の内部資料である「法令審査原案および関係資料」（乙６）には，被告の主張に沿う部分があるが，上記資料に記載された見解は，法案が作成された当時の通商産業省及び特許庁担当職員の認識を示すものにすぎず，上記のとおり，国会の審議が，そのような認識を前提としてされた事実はない以上，上記担当職員の当時の認識に即して，法解釈をしなければならない理由は見いだせない。
したがって，被告の上記主張は採用の限りではない。
【あてはめ部分】
(2) 本件事案について
上記(1) の観点に基づき，本件出願について，特許法６７条の３第１項１号の要件に該当する事実，すなわち，①「政令で定める処分」を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと，又は，②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかの立証が尽くされているか否かを検討する。
まず，甲２，５，１３，上記第２，１記載の事実及び弁論の全趣旨によれば，本件処分の対象である本件医薬品は，本件特許の設定登録日（平成９年５月２日）よりも後である平成１３年６月１３日に臨床試験が開始され，平成１６年１２月２４日に本件処分を受けたことが認められる。これに対して，被告は，本件処分によっては本件医薬品の製造等に係る禁止が解除されていないことを立証しない。したがって，前記①の要件，すなわち「『政令で定める処分』を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえない」との要件を充足していない。
次に，甲１，２，１３，上記第２，１記載の事実及び弁論の全趣旨によれば，本件特許の登録された通常実施権者であるグラクソ・スミスクライン株式会社が本件処分を受けたが，本件処分の対象となった物は「ラミブジンおよび硫酸アバカビル」，処分の対象となった物について特定された用途は「ＨＩＶ感染症」であり，本件医薬品はラミブジンと硫酸アバカビルの合剤であること，本件発明１２は，「請求項１から９のいずれかに記載の式（Ⅰ）で表される化合物を付加的な活性成分と組み合わせて含む，抗ウイルス用医薬組成物。」であることが認められる。そうすると，文言上，ラミブジンと硫酸アバカビルの合剤は「抗ウイルス用医薬組成物」に該当し，ラミブジンは，本件特許の明細書の請求項５ないし７に記載されるシス－２－ヒドロキシメチル－５－（シトシン－１´－イル）－１，３－オキサチオランであって，「請求項１から９のいずれかに記載の式（Ⅰ）で表される化合物」に該当し，硫酸アバカビルは活性物質であるから，「付加的な活性成分と組み合わせて含む」という要件も充足することとなり，本件医薬品の製造は，本件発明の実施に該当する行為に含まれると解される（この点につき，被告は明らかに争わない。）。一方，被告は，本件処分によって禁止が解除された行為（本件医薬品の製造）が本件発明の実施に該当する行為に含まれないことを立証しない。したがって，前記②の要件，すなわち「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれない」との要件も充足しないといえる。
なお，本件処分の前である平成１２年３月２９日に，本件先行処分が存在し，本件先行処分を受けたのは，本件特許の登録された通常実施権者であるグラクソ・ウェルカム株式会社（平成１８年３月１４日にグラクソ・スミスクライン株式会社に表示の変更をした。）である（甲１３）。しかし，本件医薬品の製造には，本件先行処分の存在によってもなお，薬事法上，本件処分を受けることが必要であったものであるから，上記の点は結論を左右しない。
したがって，本件出願について，特許法６７条の３第１項１号の要件に該当する事実があるといえず，本件出願が同号に該当するとしてこれを拒絶した審決には誤りがあり，結論に影響を及ぼすことは明らかである。
２ 小括
以上のとおり，原告主張の取消事由１には理由があるから，その余の争点について判断するまでもなく，審決は違法として取り消されるべきである。これに対し，被告は，上記以外にも縷々反論するが，いずれも採用の限りでない。
第５ 結論
よって，原告の請求は理由があるから，審決を取り消すこととして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部裁判長裁判官飯 村 敏 明
最縮小版：【特許法６７条の３第１項１号の基準】「基準」
「特許法６７条の３第１項１号は，「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と，審査官（審判官）が，延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから，審査官（審判官）が，当該出願を拒絶するためには，
①「政令で定める処分」を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと，又は，
②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかを論証する必要があるということになる（なお，特許法６７条の２第１項４号及び同条２項の規定に照らし，「政令で定める処分」の存在及びその内容については，出願人が主張，立証すべきものと解される。）。換言すれば，審決において，そのような要件に該当する事実がある旨を論証しない限り，同号所定の延長登録の出願を拒絶すべきとの判断をすることはできないというべきである。 」（知財高裁平成２３年３月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１７７号審決取消請求事件））
H230331現在のコメント
Last Update: 2011-03-31 12:50:13 JST
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2011年2月28日月曜日
特許：【特許法１７１条２項により準用される民訴法３３８条２項の要件】「解釈」（最高裁判決引用）：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年(行ケ)第１０３８７号審決取消請求事件））
目 次
特許：【特許法１７１条２項により準用される民訴法３３８条２項の要件】「解釈」（最高裁判決引用）：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年(行ケ)第１０３８７号審決取消請求事件））
知的財産高等裁判所第３部「飯村敏明コート」
平成22(行ケ)10387 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成23年02月28日 知的財産高等裁判所
（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年(行ケ)第１０３８７号審決取消請求事件））
【特許法１７１条２項により準用される民訴法３３８条２項の要件】「解釈」（最高裁判決引用）
判示
当裁判所の判断
１
原告は，「原審決には虚偽の記述がある。刑法１５６条所定の虚偽公文書作成罪（有印）に該当する疑いがある。よって，原審決には，民訴法３３８条１項４号及び同条２項所定の再審の事由がある。そうであるのに，本件再審審決は，特許法１７３条１項の再審の請求期間に係る判断を誤り（取消事由１），民訴法３３８条２項に係る判断を誤り（取消事由２），その結果，本件再審請求を却下したから，取り消されるべきである。」旨主張する。
しかし，原告の主張は，採用の限りでない。その理由は，次のとおりである。
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(1)
事案に鑑み，民訴法３３８条２項に係る判断の誤り（取消事由２）から判断する。
民訴法上の再審の訴えにおいては，民訴法３３８条１項４号に掲げる事由がある場合においては，「罰すべき行為について，有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき，又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り，再審の訴えを提起することができる。」（民訴法３３８条２項）と定められており，この要件は，再審の訴えを，再審事由の存在する蓋然性が顕著な場合に限定して濫訴の弊害を防止しようとする趣旨によるものであると解されるから，この要件を欠くときには，再審の訴え自体が不適法となり，同条１項４号の再審事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく，再審の訴えは却下を免れないものであると解される（最高裁判所昭和４４年（オ）第７９３号昭和４５年１０月９日第二小法廷判決参照）。
そうすると，拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審についても，これと同様に，特許法１７１条２項により準用される民訴法３３８条２項の要件を欠くときには，再審の請求自体が不適法となり，同条１項４号の再審事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく，再審の請求は，却下を免れないものである。
top
(2)
これを本件についてみると，原告が主張する原審決に係る民訴法３３８条１項４号にいう「職務に関する罪」に関しては，「有罪の判決若しくは過料の裁判が確定した」ものではないことについて，当事者間に争いがない。また，「証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないとき」に当たると認めるに足りる証拠もない。そうすると，本件再審請求は，特許法１７１条２項が準用する民訴法３３８条２項の適法性要件を欠くものであるといわざるを得ない。
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(3)
よって，本件再審請求は，「不適法な審判の請求であって，その補正をすることができないもの」として，これを却下するのが相当である（特許法１７４条１項，１３５条）。よって，これと同じ本件再審審決の結論に誤りはない。
縮小版（最高裁判決引用）
「民訴法上の再審の訴えにおいては，民訴法３３８条１項４号に掲げる事由がある場合においては，「罰すべき行為について，有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき，又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り，再審の訴えを提起することができる。」（民訴法３３８条２項）と定められており，この要件は，再審の訴えを，再審事由の存在する蓋然性が顕著な場合に限定して濫訴の弊害を防止しようとする趣旨によるものであると解されるから，この要件を欠くときには，再審の訴え自体が不適法となり，同条１項４号の再審事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく，再審の訴えは却下を免れないものであると解される（最高裁判所昭和４４年（オ）第７９３号昭和４５年１０月９日第二小法廷判決参照）。」（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年(行ケ)第１０３８７号審決取消請求事件））
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商標：【商標法５３条１項の「登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの」】「解釈」「事実認定」，【類否判断】「事実認定」：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１５７号審決取消請求事件））
目 次
商標：【商標法５３条１項の「登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの」】「解釈」「事実認定」，【類否判断】「事実認定」：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１５７号審決取消請求事件））
知的財産高等裁判所第３部「飯村敏明コート」
平成22(行ケ)10157 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟
平成23年02月28日 知的財産高等裁判所
（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１５７号審決取消請求事件））
【商標法５３条１項の「登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの」】「解釈」
判示
４
審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである。
(1)
補助参加人らは，本件商標に係る専用使用権者又は通常使用権者であるとはいえない。
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(2)
補助参加人Ｂの使用標章は，本件商標と同一又はこれと類似する商標であるとはいえない。
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(3)
使用標章，結合標章について，補助参加人Ｂによる商標としての使用があったとは認められない。
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(4)
補助参加人Ｂが，本件商標の役務の質の誤認を生じさせたとは認められない。
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(5)
そうすると，補助参加人Ｂによる使用標章，結合標章の使用は，商標法５３条１項の要件を欠くので，本件商標の登録は取り消すことはできない。
略
商標法５３条１項本文は，
「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは，何人も，当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定する。同規定には，その要件として，登録商標又はこれに類似する商標の使用がされること，及び役務の質の誤認を生ずるものをしたことが挙げられている。したがって，同項の要件に該当するというためには，一般的抽象的に，登録商標又はこれに類似する商標の使用がされた事実が存在するのみでは足りず，質の誤認を生じさせると主張されている具体的な役務との関連において，登録商標又はこれに類似する商標の使用がされた事実が存在することが必要といえる。
この観点から，本件における結合標章２の使用態様について検討すると，甲１４の１，２，甲５３の１ないし４によれば，補助参加人Ｂのウェブページには，パッケージソフトやインターネットを通じたソフトウェアの提供に 関する説明，紹介等が記載されていたこと，結合標章２は，同ウェブページの上端に表示されたことが認められるが，同ウェブページは，補助参加人Ｂ の製品，サービス等を公衆に向けて一般的に紹介したものであり，原告が補助参加人Ｂに委託した具体的なコンピュータシステムの開発，作成業務に関連するものではない。そうすると，補助参加人Ｂのウェブページにおいて結 合標章２が表示された態様は，補助参加人Ｂが原告に提供した具体的な役務（原告が質が低いと主張する役務）との関連において結合標章２が使用されたものということはできないから，商標法５３条１項本文の要件に該当しない。その他，補助参加人Ｂが，原告に対して提供した役務と具体的な関連性を有する態様で結合標章２を商標として使用していたことを認めるに足りる証拠はない。
以上のとおりであり，結合標章２の使用は，仮に商標的使用に当たるといaう余地があるとしても，役務の質の誤認を生ずるものとはいえず，商標法５３条１項の「登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの」との要件を充たさないから，結合標章２に係る取消事由３は，審決の結論に影響を及ぼす取消事由とはいえない。
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３
審決の結論の当否について
前記１のとおり，補助参加人Ｂの使用標章は，本件商標と同一又はこれと類似する商標とはいえないとした審決の判断に誤りはないから，使用標章については，商標法５３条１項の「登録商標又はこれに類似する商標の使用」との要件を欠く。
また，前記２(1)のとおり，結合標章１について，補助参加人Ｂによる商標としての使用があったとは認められないから，商標法５３条１項の「登録商標又はこれに類似する商標の使用」との要件を欠く。
さらに，前記２(2)のとおり，仮に，結合標章２について，ウェブページでの使用が商標としての使用に当たるとしても，その使用は，役務の質に誤認を生ずるようなものではないから，商標法５３条１項の「登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの」との要件を欠く。
したがって，
「補助参加人Ｂによる使用標章，結合標章の使用は，商標法５３条１項の要件を欠くので，本件商標の登録は取り消すことはできない」との審決の判断に誤りはないというべきである。
top
４
結論
以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がない。原告は，その他縷々主張するが，審決にこれを取り消すべきその他の違法もない。
縮小版
「商標法５３条１項本文は，「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは，何人も，当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定する。同規定には，その要件として，登録商標又はこれに類似する商標の使用がされること，及び役務の質の誤認を生ずるものをしたことが挙げられている。したがって，同項の要件に該当するというためには，一般的抽象的に，登録商標又はこれに類似する商標の使用がされた事実が存在するのみでは足りず，質の誤認を生じさせると主張されている具体的な役務との関連において，登録商標又はこれに類似する商標の使用がされた事実が存在することが必要といえる。」（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１５７号審決取消請求事件））
最縮小版
商標法５３条１項の「要件に該当するというためには，一般的抽象的に，登録商標又はこれに類似する商標の使用がされた事実が存在するのみでは足りず，質の誤認を生じさせると主張されている具体的な役務との関連において，登録商標又はこれに類似する商標の使用がされた事実が存在することが必要といえる。」（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０１５７号審決取消請求事件））
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特許：【特許法３６条４項１号該当性判断】「事実認定」：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０３２０号審決取消請求事件））
目 次
特許：【特許法３６条４項１号該当性判断】「事実認定」：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０３２０号審決取消請求事件））
知的財産高等裁判所第３部「飯村敏明コート」
平成22(行ケ)10320 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成23年02月28日 知的財産高等裁判所
（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０３２０号審決取消請求事件））
【特許法３６条４項１号該当性判断】「事実認定」
判示・縮小版なし
取消事由３（本願発明ないし本願補正発明に関し，特許法３６条４項１号の要件を満たさないとした判断の誤り）について
本願発明及び本願補正発明について特許法３６条４項１号の要件を満たさないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
ア
まず，原告は，「審決は，図３と図４を適切に区別せず，又は，仮に区別したとしても，図３，図４と本願発明ないし本願補正発明との技術的対応関係を考慮せず，特許法３６条４項１号の要件を満たさないと判断した誤りがある。」と主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
すなわち，審決は，本願発明ないし本願補正発明の技術事項が本願の明細書の発明の詳細な説明に明確かつ十分に記載されているかを判断するに当たり，「図３は『映像画面における変換範囲の各色情報の位置を示した図』（【図面の簡単な説明】の記載を参照。）とされるものであって，当該図面の記載から，符号１０が付された略正方形の図形，当該図形の内側であって符号１１が付された直線，当該直線上に符号１２が付された略正方形の図形，符号１２が付された略正方形の図形，当該図形の内側であって，『ＣＢＡａｂｃ』との記載と直線状に並んだ複数の略正方形の図形が窺える。さらに，図４は『色情報を高域周波数を用いた波形要素に変換した波形図』（【図面の簡単な説明】の記載を参照。）とされるものであって，横軸を０∼０．１ｍＳ（判決注：前記１のとおり，『０∼１ｍＳ』の誤記と認める。）とする『ミリ秒』及び『色調（明度，彩度）』とし，縦軸を『色相』とする棒グラフが記載されており，当該グラフの記載から，棒の高さは左から右に向かって，はじめの５本は次第に長くなり，５本目以降は同一の長さであることが窺える。」（審決２頁３５行∼３頁１１行，５頁１０∼２１行）と認定した。その上で，審決は，これらの記載をどのように組み合わせると「映像画面の変換範囲から各色情報を波形要素として色波形変換した高域周波数の波形」（本願補正発明）ないし「変換元の色情報を波形要素に変換した高域周波数の波形」（本願発明）が得られるのか具体的に記載されておらず，技術常識を併せみても上記事項が明らかであるとはいえないと判断した。
そうすると，審決は，図３と図４を区別し，図３，図４と本願発明ないし本願補正発明との技術的対応関係を考慮しているというべきであり，その判断過程及び判断内容に誤りはない。また，本願の明細書（乙６）の【図面の簡単な説明】【００１６】の記載を勘案して図３と図４を組み合わせたとしても，「色情報」を「高域周波数の波形」に「変換」することの具体的内容を特定する記載がないことに変わりはなく，本願発明ないし本願補正発明に関する明細書が特許法３６条４項１号の要件を満たすとはいえない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
イ
次に，原告は，「音の大きさを変化させて所定の音色の波形に変換するシンセサイザー等は慣用技術であり，シンセサイザーの技術分野における波形変換方法から図４の内容を把握して，本願発明ないし本願補正発明の具体的構成を特定することができる。一方，図４の波形は，色相，明度，彩度のそれぞれの色情報に応じて波形（振幅，長さ，傾き）も変わることを意味しており，色情報に応じた波形に変換するという技術的意義を有する。すなわち，図４の内容から，波形のもととなる要素として，色情報の色相，明度，彩度を用いるという技術的意義を把握すれば，波形変換方法について具体的に記載するまでもなく当業者にとって技術的設計事項であるから，本願発明ないし本願補正発明は当業者にとって理解可能である。したがって，図４，技術常識を併せみても，本願発明ないし本願補正発明が特許法３６条４項１号の要件を満たさないとした審決の判断は誤りである。」と主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
すなわち，シンセサイザーのような音の大きさを変化させて所定の音色の波形に変換する波形変換方法が慣用技術であるとしても，それは所定の音色の波形を合成するものであり，色情報を音波に変換する技術とは異なるから，シンセサイザーにおける波形変換方法から，図４の内容を把握して，本願発明ないし本願補正発明の具体的構成を理解することはできないというべきである。
また，本願の明細書（乙６）には，「映像色聴方法」について，「画像空間を効率的に色聴し，高速に認識することができる画像認識方法」（段落【０００３】），「聴覚から映像画面を色聴できる映像色聴方法」（段落【０００４】）との記載があるが，図４の内容から，波形のもととなる要素として，色情報の色相，明度，彩度を用いるという技術的意義を把握できたとしても，そのことによって，当業者において，聴覚から映像画面を認識（色聴）できる「映像色聴方法」を得られるとはいえない。その他，明細書の記載及び図面（乙５，６，８，１０）を総合しても，聴覚から映像画面を認識（色聴）できるような色情報の音波への変換方法の具体的内容が特定されているとは認められない。
したがって，図４，技術常識を併せみても，本願発明ないし本願補正発明が特許法３６条４項１号の要件を満たさないとした審決の判断に誤りはなく，原告の主張
は理由がない。
Last Update: 2011-03-03 14:31:03 JST
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特許：【職権審理結果通知の適法性】「解釈」，【特許法３６条１項１号の意義】「解釈」，【無効審判請求の審理範囲と容易想到性】「解釈」：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０２２１号審決取消請求事件））
目 次
特許：【職権審理結果通知の適法性】「解釈」，【特許法３６条１項１号の意義】「解釈」，【無効審判請求の審理範囲と容易想到性】「解釈」：（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０２２１号審決取消請求事件））
【職権審理結果通知の適法性】「解釈」
判示・縮小版なし
職権審理結果通知は，当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときに，その審理の結果を当事者等に通知し，相当の期間を指定して，意見を申し立てる機会を与えるものであり（特許法１３４条の２第３項），意見書の提出を前提としていることからすると，意見書を参酌した上で，その後の審判官の見解が，職権審理結果通知書の記載と変わる場合のあることを予定しているものと認められ，職権審理結果通知書の記載が，審決の結論又は理由を拘束するとの法的根拠はない。
そうすると，本件訂正を拒絶する旨の職権審理結果通知書（甲４７）の記載とは結論及び理由を異にして，本件訂正を認める旨の審決が行われたとしても，その点をもって違法ということはできない。
【特許法３６条１項１号の意義】「解釈」
判示
特許法３６条１項１号の意義
特許法３６条１項１号は，技術を公開した範囲で，公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的に照らし，発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものであるから，同号の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明に記載された技術的事項を超えるか否かを必要かつ合目的的な解釈によって判断すれば足りると解される。
縮小版
「特許法３６条１項１号は，技術を公開した範囲で，公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的に照らし，発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものであるから，同号の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明に記載された技術的事項を超えるか否かを必要かつ合目的的な解釈によって判断すれば足りると解される。」（知財高裁平成２３年２月２８日判決（平成２２年（行ケ）第１０２２１号審決取消請求事件））
【無効審判請求の審理範囲と容易想到性】「解釈」
判示・縮小版なし
すなわち，本件無効審判においては，甲１ないし８に記載された公知技術に基づく容易想到性が無効審判請求の理由とされており，甲５１ないし６２の特許公報等は，審判において証拠として提出されておらず，甲５１ないし６２に記載された公知技術との対比における進歩性欠如等の無効原因は，本件無効審判で審理判断されていないから，その無効原因を本訴において新たに主張することは許されない。また，仮に甲５１ないし６２の特許公報等に記載された技術が周知技術といえるものであったとしても，それらの特許公報等は，その内容に照らすと，容易想到性を判断するに当たり，本件無効審判で提出されていた甲１ないし８等に記載された公知技術を単に補うにとどまるものではなく，別途，容易想到性を基礎付ける公知技術を示すものと解されるから，その点からしても，甲５１ないし６２の特許公報等に記載された技術に基づく進歩性欠如等の無効原因を本訴において新たに主張することは許されない。したがって，原告の上記主張は，その前提において，採用することができず，それを前提とするその余の原告の主張も，採用することができない。
なお，甲５１ないし６２の特許公報等に記載された技術との対比における進歩性欠如等の無効原因は，本件無効審判とは別に，それらの無効原因に基づいて無効審判請求をした場合には，その無効審判において主張することができる。
５ 訂正発明２，３に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由５）について
原告は，訂正発明２と甲１発明の相違点４，訂正発明３と甲１発明の相違点５に係る技術は，本件特許出願前に頒布された多数の特許公報等（甲１３ないし１５，１８ないし３０）に記載された技術常識であるとの主張を前提として，相違点４に係る訂正発明２の構成，相違点５に係る訂正発明３の構成は，このような技術常識に基づいて容易に想到し得たものであると主張し，審決がこれらの構成の容易想到性を否定した判断は誤りであると主張する。また，原告は，審決が，甲１３ないし１５，１８ないし３０の特許公報等を証拠として採用しなかったことは誤りであると主張する。しかし，原告の上記主張は，以下の理由により，採用することはできない。
すなわち，本件無効審判においては，甲１ないし８に記載された公知技術に基づく容易想到性が無効審判の請求の理由とされていた。他方，甲１３ないし１５，１８ないし３０の特許公報等は，仮にそれらに記載された技術が周知技術といえるものであったとしても，それらの内容に照らすと，相違点４に係る訂正発明２の構成，相違点５に係る訂正発明３の構成の容易想到性を判断するに当たり，甲１ないし８に記載された公知技術を単に補うにとどまるものではなく，それとは別に，容易想到性を基礎付ける公知技術を示すものと解される。
そのため，本件無効審判においては，請求の理由の補正が許されない限り，甲１３ないし１５，１８ないし３０の特許公報等に記載された技術に基づく進歩性欠如等の無効理由を主張することは許されなかった。しかし，相違点４に係る訂正発明２の構成，相違点５に係る訂正発明３の構成は，本件訂正により追加，変更されたものではなかったから，甲１３ないし１５，１８ないし３０の特許公報等に記載された技術に基づく進歩性欠如等の無効理由を追加するとの無効審判請求の理由の補正は，訂正請求によって補正の必要が生じたものではなく，請求の理由の補正として許容される余地はなかった（特許法１３１条の２第２項１号参照）。したがって，本件無効審判においては，甲１３ないし１５，１８ないし３０の特許公報等に記載された技術に基づく進歩性欠如等の無効理由の判断をすることができなかったものであり，同旨の審決の判断に誤りはない。そして，本件無効審判において，甲１３ないし１５，１８ないし３０の特許公報等に記載された技術に基づく進歩性欠如等の無効理由は審理判断されていないから，その無効理由を本訴において新たに主張することは許されない。なお，甲１３ないし１５，１８ないし３０の特許公報等に記載された技術との対比における進歩性欠如等の無効原因は，本件無効審判とは別に，それらの無効原因に基づいて無効審判請求をした場合には，その無効審判において主張することができる。
Last Update: 2011-03-03 12:31:21 JST
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