目 次
特許：ガイドライン違反の違法性判断「事実認定」：（知財高裁平成２３年２月３日判決（平成２２年(行ケ)第１０２６３号審決取消請求事件））
知的財産高等裁判所第２部「塩月秀平コート」
H230207現在のコメント
（知財高裁平成２３年２月３日判決（平成２２年(行ケ)第１０２６３号審決取消請求事件））
ガイドライン違反を取消事由とした珍しい判断です。判決自体は短く，後の規範性は余り無いと判断しますので，縮小版は書きません。また，いわゆる「基準」には該当しないと判断しますので「事実認定」の分類に入れておきます。
縮小版なし・判決原文（引用）
（知財高裁平成２３年２月３日判決（平成２２年(行ケ)第１０２６３号審決取消請求事件））
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第５ 当裁判所の判断
原告は，審決について，その内容は争わず，審判手続における違法を，取消事由（面接を行わないとした判断の誤り）として主張する。
しかし，原告が審判官との面接を希望したのは，審判官が補正は不適法であるとした平成２０年１０月１５日作成の前置報告書の指摘（甲８）は認めつつも，なお，補正後の請求項を前提として分割出願を希望しその機会を与えてもらうためであったところ（甲９），本件訴訟においても，本件補正が不適法であること自体について原告は争っておらず，これが適法であることを裏付けるべき主張立証もないので，本件補正を前提としての本願発明の分割出願が適法になるものということはできない。そうである以上，審判官が上記内容についての面接要請に応じなかったことをもって，審判手続に違法があるとすることはできない。
原告が主張する審決取消事由に理由がないことは以上のとおりであるが，なお原告が主張しているところにかんがみ，以下の点を補足する。
すなわち，原告は，特許庁が発行しているガイドライン（乙１）中には，面接等の要請に応じることができない１２の事例が挙げられているところ，原告の面接要請は，いずれの事例にも該当しないから，面接をする機会を与えなかった審判合議体の判断は，ガイドライン違反であると主張する。
しかし，ガイドラインは特許庁が定めている基準であって，面接の機会を与えられなかったことが違法となるか否かは本件訴訟で独自に判断すべきである。そして，本件審判手続において面接を行わなかったことをもって違法とすべき事実関係を認めることができないことは，冒頭に説示したとおりである。拒絶査定不服審判は，書面審理により行われるものである（特許法１４５条２項）ところ，審判手続において，審判合議体と請求人側との密な意思疎通を図り，それにより審理の促進に役立てるために面接が実務上行われているとしても（ガイドライン１.１（乙１）参照。），それは，特許法上規定された手続ではなく，請求人に対するいわゆる行政サービスの性質を持つものである。
そうすると，拒絶査定不服審判の審理に際して面接を行うか否かは，個々の事案において審判合議体の裁量に属する事項であり，特段の事情のない限り，面接を行わなかったことが審判手続上の違法となるものではない。そして，上記説示したところによれば，本件においてこの特段の事情はない。
原告は，さらに，面接をする機会を与えなかった審判合議体の判断が，補正後の請求項に係る発明も含め，本願発明の明細書及び図面中の発明について多数の特許を取得することを予定した原告の期待権を侵害するものであると主張する。
しかし，原告が主張する期待権侵害も，面接を受けられなかったことについての違法をいうものに帰するのであって，前記のとおり，面接を行わなかった審判合議体の判断を違法とすることはできないのであるから，原告のこの主張も，採用することができない。
判決原文（全文）
平成22(行ケ)10263 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟平成23年02月03日 知的財産高等裁判所
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平成２３年２月３日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成２２年(行ケ)第１０２６３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１月２７日
判決
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第１ 原告の求めた判決
特許庁が不服２００８－２０００６号事件について平成２２年７月２日にした審決を取り消す。
１ 特許庁における手続の経緯
原告は，平成１８年８月２日，名称を｢情報出力装置，媒体および情報入出力装置｣（平成２０年４月８日付け手続補正書において「情報出力装置」と変更）とする発明について国際特許出願（特願２００７－５３１１４０号,平成１９年２月２２日国際公開（ＷＯ２００７／０２１２４９号），平成２０年１月２４日国内公表（特表２００８－５０１４９０号））をし，平成２０年４月８日に手続補正をしたが，平成２０年７月３日付けで拒絶査定を受けたので，同年８月６日，これに対する不服の審判を請求するとともに，同年９月５日に手続補正（本件補正）をした。
特許庁は，上記請求を不服２００８－２０００６号事件として審理した上，平成２２年７月２日，平成２０年９月５日付けの手続補正を却下するとともに，｢本件審判の請求は，成り立たない。｣との審決をし，その謄本は平成２２年７月１４日原告に送達された。
２ 本願発明の要旨
平成２０年４月８日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１
に係る本願発明は，以下のとおりである。
【請求項１】ステージ面上に，その媒体面に所定の規則に基づいたドットパターン
が印刷された媒体を前記ステージ面と対面させた状態で載置し，ステージ下空間に
配置された撮像手段によって前記ドットパターンを読み取って，当該撮像手段から
得られた撮影画像からドットパターンの意味するコード値又は座標値に変換し，該
コード値又は座標値に対応した情報を出力する情報出力装置であって，前記ステー
ジ面の複数の媒体載置位置にはそれぞれ光透過性の読取孔が設けられており，前記
各読取孔に対応するステージ下空間にはそれぞれ撮像手段が前記読取孔上に載置さ
れた媒体の媒体面を撮像可能に配置された情報出力装置。
３ 審決の理由の要点
(1) 本件補正は不適法で却下すべきなので，補正前の本願発明についてにみる
に，本願発明は，引用例（特開２００４－４１７４０号公報）に記載された発明及
び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，
特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
(2) なお，本件審判手続においては，審判請求人の意見を求めるために平成２
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１年５月１日付けで審尋がなされ，請求人（本訴原告）から同年７月６日に当該審
尋に対する回答書が提出されたところ，請求人は，上記回答書において「本件補正
後の請求項は，いずれも出願当初の明細書及び図面に記載されているものであり，
出願の分割を行いたいから面接を希望する」旨要望したが，平成２０年９月５日付
け補正は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項
との関係において，新たな技術的事項を導入しないものでないから，同補正に基づ
く分割出願は適法なものではなく，したがって，請求人の上記要望を受け入れるこ
とに意義を見いだせないことから，面接は行わない。
第３ 原告主張の審決取消事由（面接を行わないとした判断の誤り）
１ 審決送達までの経緯
原告は，平成２１年５月７日，同日発送の審尋を受領し，そこに記載された「前
置報告書の内容」には，平成２０年９月５日付け手続補正書による補正が，「特許請
求の範囲の（いわゆる限定的）減縮」，「誤記又は誤訳の訂正」，「明りょうでない記
載の釈明」のいずれでもなく，却下されるべきものである旨が記されていた。
原告は，検討の結果，この前置報告書の内容，すなわち，当該補正が補正要件を
満たしていないことは認めることとしたが，補正後の請求項は，出願当初の明細書
及び図面の範囲内に記載されていると確信していたので，分割出願を行えば特許を
取得することができると考えた。
そこで，原告は，平成２１年７月６日付けの回答書にて，補正後の請求項で特許
を取得したい旨，及び原告（出願人）の方針を説明するため，審判官面接の機会を
与えていただきたい旨を記載した。さらに，分割の機会を得るために拒絶理由を通
知していただきたい旨を記載した。
また，本願の明細書及び図面中には，本願発明及び本願を原出願とした分割出願
（特願２００８－１００８６９号，特許第４２６８６５９号）に係る発明以外にも，
特許取得を希望する発明が多数含まれていた。原告は，回答書には明記しなかった
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が，拒絶理由が通知されたら，補正後の請求項のほかに，明細書及び図面中の発明
についても分割出願を行うことを計画しており，この点について，審判官面接の際
に説明することを予定していた。
しかし，審判官面接の機会が与えられることも拒絶理由が通知されることもない
まま，平成２２年６月２１日，審理終結通知書（平成２２年６月１６日起案）を受
領した。「審理が終結した」との突然の知らせに驚いた原告は，正式に審決が通知さ
れる前にその結果を知りたいと考え，審判長に電話をしたところ，「請求不成立」と
のコメントを受けた。原告は，電話にて，面接を強く希望していた旨，本願発明以
外にも特許を取得したい発明が多数あり，そのためにも分割出願の機会を得たかっ
た旨を審判長に伝えが，審理の再開がなされることもなく，電話でのコメントと同
じ結論の審決が送達された。
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２ 審判合議体の判断の誤りについて
審決は，面接を行わなかった理由として，「請求人は上記回答書において，「本件
補正後の請求項は，いずれも出願当初の明細書及び図面に記載されているものであ
り，出願の分割を行いたいから面接を希望する」旨要望したが，上記「第２」に示
したとおり，本件補正は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導か
れる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものでないから，
本件補正に基づく分割出願は適法なものではない。したがって，請求人の上記要望
を受け入れることに意義を見いだせないことから，面接は行っていない。」（１１頁
９行～１６行）と述べている。
そして，審決の「第２ 平成２０年９月５日付けの手続補正についての補正の却
下の決定」には，補正後の請求項１の「ステージ下の空間は，前記撮像手段の分の
み確保されている」という構成要素が，当初明細書に記載された事項とすることが
できず，当業者にとって自明な事項であるともいえない旨が記載されている。
しかし，原告は，分割出願を行った後に同様の拒絶理由が通知された場合には，
当該拒絶理由が妥当でない旨を意見書で主張する，又は請求項の補正を行うことに
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より，拒絶理由を克服することができたはずである。したがって，分割出願が適法
でないことを理由に，分割出願を行う機会及び面接をする機会を与えなかった審判
合議体の判断は，一方的なものであり，誤った判断である。
なお，被告の主張のとおり，本件出願について分割の機会があったことは認める
が，原告は，代理人である弁理士に手続を依頼するための経済的な余裕がなく，個
人で出願・中間処理等すべての手続を行わざるを得ず，したがって，経済的にも労
力的にも分割時期をできるだけ先延ばしする必要があったのである。
また，特許庁が発行している「面接ガイドライン（審判編）」（乙１，以下「ガイ
ドライン」という。）中には，面接等の要請に応じることができない１２の事例が挙
げられているところ，原告の面接要請は，いずれの事例にも該当しない。このこと
からも，面接をする機会を与えなかった審判合議体の判断は，ガイドライン違反で
あり，誤った判断である。
この点について被告は，本件はガイドライン５．(12)に記載された「例外的な場
合」に該当するため面接は行わなかった旨述べるが，上記ガイドラインの記載中で
は，「例外的な場合」が具体的にどのような場合であるか，一切例示されておらず，
例示されていない限りは，出願人は，自身の面接の要請が例外的な場合に該当する
とは考えず，面接を行ってもらえるものと理解するのは当然であり，面接をする機
会を与えなかった審判合議体の判断に違法がある。特に本件は，前置審査の段階で，
技術説明及び本件の方針を説明することを目的とした審査官面接を要請したところ
断られ，審判の段階で対応してもらうように審査官から示唆されたものであり，原
告としては，審判段階では面接の機会が与えられるものと信じて疑わなかったわけ
である。
さらに，上記１で述べたように，原告は，本願発明以外にも，本願の明細書及び
図面中の発明について，分割出願を行うことにより特許化を図ることを計画してい
た。しかし，面接の機会が与えられなかったため，原告は，当該計画について説明
することができず，貴重な発明を特許化する機会を逸してしまった。これによる原
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告の損害は甚大なものである。
この点からも，面接をする機会を与えなかった審判合議体の判断は，補正後の請
求項に係る発明も含め，本願発明の明細書及び図面中の発明について多数の特許を
取得することを予定した原告の期待権を侵害するものであり，誤った判断である。
第4 被告の反論
１ 原告主張の「審決送達までの経緯」については，争わない。
２ 原告主張の「審判合議体の判断の誤り」に対し
(1) 特許出願における出願の分割については，特許法４４条１項（平成１８年
法律第５５号による改正前のもの）には，「特許出願人は，願書に添付した明細書又
は図面について補正をすることができる期間内に限り，二以上の発明を包含する特
許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。｣と規定されて
いる。
また，補正をすることができる期間については，特許法１７条から１７条の４に
規定されており，本件出願については，少なくとも，以下の（ａ）～（ｃ）の期間
に，分割を行う機会があった。
（ａ）特許をすべき旨の査定の謄本の送達前で，拒絶理由通知を受ける前（特許法
１７条の２第１項柱書き）
（ｂ）拒絶理由通知を受けた後の指定された期間内（同１項１号）
（ｃ）拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求の日から３０日
以内（同１項４号）
そして，その機会に分割出願を行うかどうかは，出願人（原告）の自由な判断に
委ねられたものである。実際，原告は，平成２０年２月４日付け拒絶理由通知の指
定期間内である同年４月８日に，分割出願（特願２００８－１００８６９（特開２
００８－２１２６９７号），乙２）を行っている。そうすると，本件出願について度
重なる分割の機会があり，その度に自らの自由な判断で別の新たな分割出願をする
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ことができたにもかかわらず，新たな分割出願を行わなかったのであるから，審決
に際して審判合議体が分割出願を行う機会を与えなかったからといって，審判合議
体の判断に違法性はない。
(2) 面接は，審判請求事件において，審判合議体と請求人側との意思疎通を図
り，それにより審理の促進に役立てるために行うものである。（ガイドライン（乙１）
参照）。
また，拒絶査定不服審判は，書面審理を原則としており，面接は，審判合議体の
審理を補完する役割を有するにすぎない。したがって，審理に際して面接を行うか
否かは，個々の事案ごとに，審判合議体が判断すべき裁量の範囲内である。
これに対して，原告は，本願発明の発明者による技術説明及びデモンストレーシ
ョンのための面接や本件に対する特許を取得するための原告の方針を説明するため
の面接を希望した。
しかし，審判合議体は，上記「本願発明の発明者による技術説明及びデモンスト
レーションのための面接」に対しては，合議体が事件の内容を十分に理解しており，
説明を受ける必要がなく，面接を行わない「例外的な場合」と判断したものである
（ガイドライン５．(12)参照）。また，上記「本件に対する特許を取得するための原
告の方針を説明するための面接」に対しては，具体的には分割出願を希望すること
であるから，審理の促進に役立つとは認められないと判断した（ガイドライン５．
(9)参照）のである。
よって，上記面接をする機会を与えなかったからといって，面接の目的及び書面
審理の原則に照らして，審判合議体の判断に違法性はない。
第５ 当裁判所の判断
原告は，審決について，その内容は争わず，審判手続における違法を，取消事由（面接を行わないとした判断の誤り）として主張する。
しかし，原告が審判官との面接を希望したのは，審判官が補正は不適法であるとした平成２０年１０月１５日作成の前置報告書の指摘（甲８）は認めつつも，なお，補正後の請求項を前提として分割出願を希望しその機会を与えてもらうためであったところ（甲９），本件訴訟においても，本件補正が不適法であること自体について原告は争っておらず，これが適法であることを裏付けるべき主張立証もないので，本件補正を前提としての本願発明の分割出願が適法になるものということはできない。そうである以上，審判官が上記内容についての面接要請に応じなかったことをもって，審判手続に違法があるとすることはできない。
原告が主張する審決取消事由に理由がないことは以上のとおりであるが，なお原告が主張しているところにかんがみ，以下の点を補足する。
すなわち，原告は，特許庁が発行しているガイドライン（乙１）中には，面接等の要請に応じることができない１２の事例が挙げられているところ，原告の面接要請は，いずれの事例にも該当しないから，面接をする機会を与えなかった審判合議体の判断は，ガイドライン違反であると主張する。
しかし，ガイドラインは特許庁が定めている基準であって，面接の機会を与えられなかったことが違法となるか否かは本件訴訟で独自に判断すべきである。そして，本件審判手続において面接を行わなかったことをもって違法とすべき事実関係を認めることができないことは，冒頭に説示したとおりである。拒絶査定不服審判は，書面審理により行われるものである（特許法１４５条２項）ところ，審判手続において，審判合議体と請求人側との密な意思疎通を図り，それにより審理の促進に役立てるために面接が実務上行われているとしても（ガイドライン１.１（乙１）参照。），それは，特許法上規定された手続ではなく，請求人に対するいわゆる行政サービスの性質を持つものである。
そうすると，拒絶査定不服審判の審理に際して面接を行うか否かは，個々の事案において審判合議体の裁量に属する事項であり，特段の事情のない限り，面接を行わなかったことが審判手続上の違法となるものではない。そして，上記説示したところによれば，本件においてこの特段の事情はない。
原告は，さらに，面接をする機会を与えなかった審判合議体の判断が，補正後の請求項に係る発明も含め，本願発明の明細書及び図面中の発明について多数の特許を取得することを予定した原告の期待権を侵害するものであると主張する。
しかし，原告が主張する期待権侵害も，面接を受けられなかったことについての違法をいうものに帰するのであって，前記のとおり，面接を行わなかった審判合議体の判断を違法とすることはできないのであるから，原告のこの主張も，採用することができない。
第６ 結論
以上によれば，原告主張の取消事由は理由がない。
よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部裁判長裁判官塩月秀平裁判官清水節- 10 -裁判官古谷健二郎
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Last Update: 2011-02-07 19:01:08 JST
